부산지방법원 2022. 2. 16. 선고 2021가합42135 판결

원고는 방청유 제조업 등을 영위하는 회사로서 아래와 같은 특허발명(이하 ‘이 사건 특허발명’이라 한다)의 특허권자이다.

이 사건 특허발명은 변성 알키드 아크릴 수지, 디메틸 카보네이트 및 탄소수 5~8의 지방족 포화 탄화수소계용제를 포함하는 락카 조성물에 관한 것으로서, 락카 조성물의 용제로서 휘발성 유기 화합물(Volatile organic compound: VOC) 면제 물질인 디메틸 카보네이트를 포함하고, 탄소수 5~8의 지방족 포화 탄화수소계 용제를 포함하여 친환경적이고, 저온에서도 락카의 동결 및 도막의 품질 저하 문제가 발생하지 않으며, 우수한 성능을 갖는 락카조성물 및 이의 제조방법에 관한 것이다.

[청구항 1] 수지와 용제를 포함하는 락카 조성물에 있어서,

수지로 변성 알키드 아크릴 수지 18~53 중량(wt)%를 포함하고,

상기 용제는, 제1용제로 디메틸 카보네이트 9~76 중량(wt)%와 제2용제 5~64 중량(wt)%를 포함하며,

상기 제2용제는, 메틸 사이클로헥산, 메틸 헥산, 디메틸 사이클로펜탄 및 헵탄으로 이루어진 군에서 선택되는 적어도 어느 하나 이상을 포함하는 탄소수 5~8의 지방족 포화 탄화수소계 용제인 것을 특징으로 하는 락카 조성물(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 한다)

특수 윤활유의 제조·판매 등을 사업목적으로 하는 회사인 피고 B은 ‘H’라는 상호를 사용하며 방청유 제조·판매업을 영위하는 피고 C로부터 방청제인 별지 목록 기재 제품[I, J, 이하 위 제품을 통칭할 때에는 ‘피고 실시제품’이라 한다]을 공급받아, 주식회사 K(이하 ‘K’이라 한다) 등에 이를 판매한 바 있다.

한편, 피고는 이 사건 소송 진행 중인 2021. 5. 10. 원고를 상대로 아 사건 특허발명의 진보성이 인정되지 않는다는 이유로 특허심판원에 이 사건 특허발명에 대한 등록무효심판을 청구하여(2021당1380), 현재 위 심판 계속 중에 있다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1호증, 제2호증의 1, 2, 제3호증, 을 제1호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

피고 실시제품은 이 사건 제1항 발명의 청구범위 기재 조성물 및 조성비 범위에 속하는 것으로서 이 사건 제1항 발명의 특허권을 침해한 물건에 해당한다. 그럼에도 피고들은 피고 실시제품을 생산·양도함으로써 이 사건 제1항 발명에 관한 원고의 특허권을 침해하였다.

이에 원고는 피고들에 대하여 청구취지 1, 2.항 기재와 같이 침해행위의 금지 및 피고 실시제품 등의 폐기를 하고, 피고들의 특허권 침해로 인하여 원고가 입은 손해에 대한 일부 청구로서 손해배상금 200,000,000원 및 이에 대한 지연손해금을 공동하여 지급할 것을 구한다.

특허발명의 청구항이 복수의 구성요소로 이루어진 경우에는 개별 구성요소가 독립하여 보호되는 것이 아니라 그 구성요소들이 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 보호되는 것이므로 특허발명과 대비되는 대상물건이나 방법이 특허발명의 청구항에 기재된 필수적 구성요소 중 일부만을 갖추고 있을 뿐이고 나머지 구성요소를 갖추고 있지 아니한 때에는 특별한 사정이 없다면 그러한 대상물건이나 방법은 특허발명의 보호범위에 속하지 아니한다(대법원 2001. 12. 24. 선고 99다31513 판결 등 참조). 따라서 특허권침해소송의 상대방이 실시하는 물건이나 사용하는 방법이 특허발명의 특허권을 침해한다고 하기 위해서는 특허발명의 특허청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 사이의 유기적 결합관계가 침해 대상 물건이나 방법에 그대로 포함되어 있어야 한다(대법원 2011. 9. 29. 선고 2010다65818 판결 등 참조).

또한 I의 물질안전보건자료(MSDS)가 2018. 3. 9.에 최초 작성된 점, 출고일이 2018. 6. 20. 및 2018. 6. 21.로 기재된 I의 제품출하표 및 제품출하증이 발급되었던 점 등을 고려하면, I는 이 사건 특허발명이 출원되기 이전부터 이미 출고되어 판매되기 시작한 것으로 보인다[2018. 6. 21.자 제품출하표에 제품명칭이 ‘I’이 아닌 ‘M’으로 기재되어 있으나, N은 피고 B이 금속가공유 제품에 사용하는 상표로서 ‘M’은 ‘I’의 제품명 중 N 부분을 축약하여 기재한 것으로 보인다].

그런데 위 사실확인서 기재 내용은 피고 B에 요청하여 I을 샘플로 제공받으면서 I에 대한 물질안전보건자료도 함께 교부받았다는 원고의 주장과도 배치될 뿐만 아니라, ㉠ 2020. 5. 13.까지 I 제품이 입고되었고, 2020. 5. 22.부터는 J 제품이 입고되었다는 K회사 O공장 품질보증팀의 R 대리, P 사원의 이메일 내용과 ㉡ 이에 부합하는 피고 실시제품 거래명세표 기재 내용, ㉢ ’K회사 O공장에서 피고 B의 제품 뿐만 아니라 다른 회사의 방청제 제품도 납품받고 있고, 원고에게 정확하게 어떠한 제품을 샘플로 제공해주었는지 기억나지 않는다‘는 취지의 P 사원이 작성한 사실확인서 내용 등을 감안하면, Q의 사실확인서 기재 내용을 그대로 믿기는 어렵다.

또한 원고는, 2021. 4. 15. 피고들의 J 제품이 이 사건 특허발명에 관한 원고의 특허권을 침해하였다고 주장하며 특허법 위반 혐의로 경찰에 고소하였는데, 경찰은 2021. 8. 20. ’압수수색검증영장에 의하여 확보한 J 제품 및 피고 B으로부터 임의제출받은 J 제품 등에 대하여 화학분석 전문기관에 의뢰하여 회신받은 성분분석 결과, J 제품의 제1용제 디메틸 카보네이트가 이 사건 제1항 발명 청구범위 내에 속하지 않는 것으로 확인되었다‘는 사유로 증거불충분(혐의없음) 불송치 결정을 하였다[다만, 경찰은 위 조사 당시 J의 물질안전보건자료상 제2용제 조성비를 7~17wt%로 정리하였으나, 이는 영업비밀을 이유로 비공개 승인을 얻은 성분함량에 불과하다].

그러나 원고가 위 소송에서 특허권이 침해되었다고 주장하는 특허발명은 이 사건 특허발명과 그 구성을 달리하는 특허발명(출원일 : T일자 / 등록일 : U일자 / 등록번호 : V)에 관한 것일 뿐만 아니라 이 사건에서 문제된 피고 실시제품이 아닌 S 제품의 특허권 침해를 주장한 별개의 사안이므로, 위와 같은 사정을 들어 피고 실시제품이 이 사건 제1항 발명을 이용하여 실시된 물건이라고 단정하기도 어렵다.

따라서 피고 실시제품이 이 사건 제1항 발명의 특허권을 침해하는 물건에 해당하는 것으로 볼 수 없는 이상, 이와 다른 전제에서 피고들에 대하여 침해금지 및 피고 실시제품 등의 폐기를 구하고, 손해배상을 구하는 원고의 주장은 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.

그렇다면, 원고의 피고들에 대한 이 사건 청구는 모두 이유 없어 이를 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결하다.

판사 신헌기(재판장) 유주현 박광일