서울고등법원 2013. 9. 26. 선고 2013나42993 판결

[본소] 피고(반소원고, 이하, '피고'라 한다)는 원고(반소피고, 이하, '원고'라 한다)에게 2억 3,538만 원 및 이에 대한 이 사건 소장 부본이 송달된 다음날부터 다 갚는 날까지연 20%의 비율에 따른 금원을 지급하라. (주위적) 피고는 원고에게 별지 목록 제1항 기재 특허권(이하, '이 사건 특허권'이라 한다)에 관하여 특허청 2009. 8. 7. 접수 C로 마친 특허권이전등록의 말소등록절차와 별지 목록 제2항 기재 실용신안권(이하, '이 사건 실용신안권'이라 한다)에 관하여 특허청 2009. 8. 7. 접수 D로 마친 실용신안권 이전등록의 말소등록절차를 이행하라. (예비적) 피고는 원고에게 별지 목록 기재 특허권과 실용신안권에 관하여 통상실시권을 허락하라는 판결.

[반소] 원고는 피고에게 2억 원 및 이에 대한 이 사건 반소장 부본이 송달된 다음날부터 다 갚는 날까지 연 20%의 비율에 따른 금원을 지급하라는 판결.

서울고등법원

판결

사건

2013나42993

판결선고

2013. 9. 26.

서울고등법원

제4민사부

판결

[원고의 항소취지] 제1심판결의 본소에 관한 부분 중 원고 패소 부분을 취소한다. 본소의 주위적 및 예비적 청구취지와 같은 판결.

[피고의 항소취지] 제1심판결의 본소에 관한 부분 중 피고 패소 부분과 반소에 관한 부분을 취소한다. 본소에 관한 취소 부분에 해당하는 원고의 청구를 기각한다. 반소 청구취지와 같은 판결.

갑2, 4, 5, 6, 갑13의 3에서 8, 증인 E, 원고 본인, F㈜에 대한 사실조회결과와 변론 전체의 취지

원고는 비철금속규격자재(이하 'ALSM'이라 한다)에 관한 기술 및 특허를 보유하던 사람으로서 ALSM 관련 기계를 제조·판매하는 사업을 운영하여 오던 중 2009. 7.23. 자동차 기계부품 개발·제조 및 판매를 목적으로 하는 피고와 사이에 ALSM에 관한 포괄인수계약을 체결하면서 다음과 같이 약정하였다.

(단, 피고가 제작한 기계는 생산제조원가의 ①항은 5%, ②항은 10%)

㈎ 피고는 원고에게 인수대금으로 1억 원을 지급하였고, 원고는 피고에게 생산설비, 장치, 보유 자재 및 적치대를 인도하였으며, 2009. 8. 1.부터 피고 회사에서 근무하기 시작하였다.

㈏ 이 사건 특허권에 관하여 특허청 2009. 8. 7. 접수 C로 양도를 원인으로 한 특허권이전등록이, 이 사건 실용신안권에 관하여 특허청 2009. 8. 7. 접수 D로 양도를 원인으로 한 실용신안권 이전등록이 피고 회사 명의로 되었다.

㈐ 그 후 피고 회사는 300㎜ 절단기를 2009. 10. 무렵 3대, 2010. 4. 무렵 4대,2,500㎜ 양두 밀링을 2009. 4. 무렵 2대, 1,800㎜ 절단기(각 절단기는 1호기에 해당)를 2009. 12. 무렵 1대(이하, '이 사건 기계'라 한다)를 제작하였다. 이 사건 기계 10대의 생산 제조원가는 합계 308,623,632원(= 양두 밀링 2대 124,351,470원 + 1,800㎜ 절단기 49,625,134원 + 300㎜ 절단기 3대 54,000,000원 + 300㎜ 절단기 4대 80,647,028원)이다. 피고 회사는 2011. 7. 무렵 F㈜에 원고가 퇴직 전에 제작한 기계 중 양두 밀링 1대를 1억 4,500만 원에, ALSM 기계 1대를 5,000만 원에 판매하였다.

㈑ 원고는 2010. 10. 27. 피고 회사에게 그동안의 사용료를 24,130,000원으로 산정하고 그 계산 근거인 원가 리스트를 첨부하여 사용료를 달라고 요구하였으나, 피고 회사는 원고에게 사용료를 지급하지 않았다.

원고는 피고 회사의 사용료 지급의무의 이행지체를 원인으로 하여 피고 회사와 사이의 포괄인수계약을 해제하는 의사표시가 담긴 소변경신청서(2011. 6. 1.자)를 제출하였고, 이 서면은 2011. 6. 7. 피고 회사에 송달되었다.

[원고의 주장]

원고는 사용료 지급채무가 포괄인수계약의 주된 채무이므로 그 불이행을 원인으로 포괄인수계약을 해제한다고 주장한다.

[피고의 반론]

피고 회사는 원고에게 이 사건 특허권 등에 대한 대가로 1억 원을 지급하고 그 이전등록을 마침으로써 특허권 등의 권리가 완전히 피고 회사에 귀속되었으므로 사용료 지급의무는 포괄인수계약에 있어서 부수적 채무에 불과하여 그 불이행을 원인으로 포괄인수계약을 해제할 수 없다고 다툰다.

[판단]

증거(갑1, 갑8, 제1심 증인 E)에 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고와 피고 회사는 포괄인수계약을 체결하면서 원고가 피고 회사에 양도하는 자재는 약 6,000만 원 상당, 생산설비 등 기계장치는 약 4,000만 원 상당 합계 1억 원으로 평가한 사실을 인정할 수 있다.

그런데 계약으로부터 발생하는 채무 가운데 주된 채무와 부수적 채무를 구별함에 있어서는 급부의 독립된 가치와 관계없이 계약을 체결할 때 표명되었거나 그 당시 상황으로 보아 분명하게 객관적으로 나타난 당사자의 합리적 의사를 가지고 결정하되, 계약의 내용·목적·불이행의 결과 등의 여러 사정을 고려하여야 한다(대법원 2005. 7.14. 선고 2004다67011 판결, 대법원 2012. 3. 29. 선고 2011다102301 판결 등 참조).

앞서 본 전제사실과 위 인정사실에 의하면, 원고는 포괄인수계약으로 피고 회사에 특허권과 실용신안권뿐만 아니라 생산설비 및 장치, 보유 자재 및 적치대, 영업에 필요한 자료를 모두 양도하고 그 양도대금을 1억 원으로 약정하였다. 또 원고가 인도 한 자재와 생산설비 등 기계장치의 가격만으로도 상당한 가치를 가지는 것으로 보이고, 포괄인수계약에서 피고 회사가 생산하거나 판매한 기계에 관하여 지급하기로 약정한 5~10%의 사용료는 통상의 실시료로 보이므로 피고 회사가 지급한 인수대금 1억 원이 이 사건 특허권 등의 대가로만 지급되었다고 볼 수 없다. 그러므로 원고가 피고 회사에 이 사건 특허권 등과 자재 및 기계장치 등을 양도하고 얻을 수 있는 반대급부는 1억 원뿐만 아니라 원고의 근무약정기간인 3년 동안 받을 사용료와 월급 등을 모두 포함하는 것이므로 피고 회사의 사용료 지급의무가 포괄인수계약의 부수적 채무에 불과하다고 할 수는 없고, 주된 채무에 해당한다. 원고의 위 주장은 이유 있다.

[피고의 주장]

피고 회사는 원고가 원가계산서를 제시하기 전에는 피고 회사가 사용료를 산정할 수 없었고, 퇴직 무렵 원고가 제시한 사용료의 가액에 동의할 수 없었으며, 피고 회사의 위약금 채권과 정산할 의도로 사용료를 지급하지 않은 것이므로 피고 회사가 원고에게 사용료를 지급하지 않은 것에는 정당한 이유가 있으므로 원고가 피고 회사의 사용료 지급채무의 이행지체를 이유로 해제할 수 없다고 주장한다.

[원고의 반론]

원고는 피고 회사가 생산제조원가를 산정할 수 있었음에도 원고에게 사용료를 지급하지 않았고, 원고의 생산제조원가 자료 요구에도 아무런 답변을 하지 않았으므로 피고 회사의 사용료 지급의무 불이행에는 정당한 이유가 없다고 다툰다.

[판단]

증거(갑12의 1, 을6, 증인 K, 제1심 증인 L의 일부 증언)에 변론 전체의 취지를 종합하면, 다음과 같은 사실을 인정할 수 있다.

㈎ 원고는 이 사건 기계들을 설계하고 이에 대한 독자적인 기술을 가진 사람으로서 부품을 구매하여 직접 기계들을 조립하고 제작하였다.

㈏ 원고는 피고 회사에서 기계를 제작하기 위한 부품을 구매하기 위하여 기존에 거래하였던 협력업체와 피고 회사가 거래하던 협력업체로부터 견적서를 받아 비교한 후 피고 회사의 대표이사 M에게 결재를 올렸고, M은 이를 검토한 후 직원으로 하여금 발주서를 작성하게 하였다.

㈐ 원고가 제작한 기계에 대한 원가의 세부명세서를 작성하기 위해서는 거래명세표, 세금계산서 등이 필요한데 이러한 자료들은 회사 내 컴퓨터의 '히트판 프로그램'에 보관되어 있었고, 히트판 프로그램에 접속하기 위해서는 암호가 필요하여 일정 범위 내의 관계자만 접속할 수 있었다.

㈑ 원고가 피고 회사의 직원 L(원고와 L은 서로 친밀한 관계였다)을 통하여 '히트판 프로그램'에 보관되어 있던 거래명세표 등의 자료를 확보하였고, 3년의 근무약정에 위반하여 피고 회사에 출근하지 않고 무단결근을 하기 시작한 이후인 2010. 10. 27. 기계제작 원가 리스트를 첨부하여 원고가 나름대로 계산한 사용료의 지급을 청구하였다.

㈒ 피고 회사는 원고에게 인수대금으로 1억 원을 지급한 상황에서 원고가 이행을 독촉한 포괄인수계약에서 정한 사용료는 원고가 제작한 기계에 관한 것으로 피고 회사에 입사한 때부터 한 번도 사용료를 계산하여 청구하지 않았고, 원고가 제작한 기계에 대한 사용료는 생산제조원가에 따른 비율로 계산하여야 하므로 생산제조원가를 알 수 있는 원고만이 사용료를 정확히 산정할 수 있으며, 피고 회사로서는 이를 정확하게 산정함에는 한계가 있다.

㈓ M은 원고와 2010. 11. 18. 피고 회사 사무실에서 만나, 원고의 사직 문제와 사용료 지급 문제를 논의하였으나, 협의가 이루어지지 않았고, 원고는 그 후에 사용료24,130,000원 등의 지급을 구하는 소를 제기하였다.

그런데 채권자가 채무자에게 지급하여야 할 채무의 이행을 최고한 것은 부적법한 이행의 최고라고 할 수는 없다고 하더라고 그 이행을 지체하게 된 전후 사정, 그 이행에 관한 당사자의 태도, 소송의 경과 등 제반 사정에 비추어 보아 채무자가 최고기간 또는 상당한 기간 내에 이행하지 아니한 데에 정당한 사유가 있다고 인정되는 경우에는 신의칙이나 권리남용금지의 원칙에 기초해서 그 최고기간 또는 상당한 기간 내에 이행 또는 이행의 제공이 없다는 이유로 하는 해제권의 행사를 제한할 수 있다(대법원 2001. 4. 10. 선고 2000다64403 판결 참조).

앞서 본 전제사실과 위 인정사실에 의하면, 포괄인수계약에서 약정한 사용료는 피고 회사가 포괄인수계약에 따라 원고로부터 양도받은 특허권과 실용신안권에 대한 일종의 실시료로 볼 수 있고, 피고 회사는 원고에게 포괄인수계약에 따라 피고 회사가 사용하는 기계에 관한 사용료 15,431,181원(=생산제조원가 308,623,632원 × 5%) 및 피고 회사가 판매한 기계에 관한 사용료 9,750,000원[= (판매가격 1억 4,500만 원 +5,000만 원) × 5%] 합계 25,181,181원(= 15,431,181원 + 9,750,000원)을 지급할 의무가 있다.

그러나 원고가 이행을 최고한 포괄인수계약에서 약정한 사용료는 피고 회사에 입사한 후 원고가 제작한 기계에 대한 것으로서 원고는 피고 회사에 입사한 때로부터 이 사건 최고를 할 때까지 한 번도 사용료를 계산하여 청구하지 않았고, 원고가 제작한 기계에 대한 사용료는 생산제조원가에 따른 비율로 계산하여야 하므로 생산제조원가를 알 수 있는 원고만이 사용료를 정확히 산정할 수 있고 피고 회사가 이를 정확하게 산정하는 데는 한계가 있으며, 원고에게 '히트판 프로그램'에 접속할 권한이 없었다고 하더라도, 원고는 L을 통하여 언제든지 거래명세표 등의 자료를 확보할 수 있었다. 또 원고는 3년간의 근무약정에 위반하여 피고 회사를 그만둘 생각으로 출근도 하지 아니한 채 사용료 산정에 관한 정확한 근거자료를 제시하지 않으면서 결과적으로 과다한 사용료 지급만을 최고하였다. 그리고 피고 회사는 원고와 사직처리에 대한 의사합치가 이루어지지 않았고, 사용료액수가 정확한지를 알 수 없어 이를 지급하지 아니하였을 뿐 사용료 지급의무의 존부에 대하여는 다투지 않았다. 원고는 제1심 소송에서 피고 회사로부터 받아야 할 사용료 액수를 다투던 중 2011. 6. 무렵에 이르러 사용료 미지급을 이유로 포괄인수계약을 해제한다는 의사를 표시하였으나 피고 회사로서는 정확한 사용료 금액이 정하여지기 전까지 사용료 지급을 보류할 만한 사정이 있었다. 또 원고가 사용료 지급에 관하여 최고할 때 피고 회사가 납득할 수 있는 근거자료를 들어 사용료를 청구한 것도 아니고 원고가 최고 이후에 정확한 사용료 금액을 산정할 수 있도록 피고 회사에 협조하지도 않았다.

사정이 이러하다면 피고 회사에 원고가 이행을 청구한 사용료 지급 의무를 이행하지 아니할 정당한 사유가 있어 그 최고기간 또는 상당한 기간 내에 피고 회사의 이행또는 이행의 제공이 없다는 이유로 원고가 해제권을 행사하는 것이 신의칙상 제한되어야 한다. 피고의 위 주장은 이유 있다.

[원고의 주장]

원고는 저장 용량이 많은 컴퓨터와 압축기(Compressor)의 구매를 요청하였으나 피고 회사가 구매하여 주지 않았고, 정당한 이유 없이 원고의 의사에 반하여 원고의 업무와 관계없는 업체("N")로 원고를 파견하고, 직원들과 거래업체 사장들에게 원고를 비방하는 소문을 내는 등 정상적으로 작업할 수 있는 환경을 마련하여 주지 않았으므로 이를 이유로 포괄인수계약을 해제한다고 주장한다.

[피고의 반론]

피고는 피고 회사가 저장용량이 많은 컴퓨터를 구매하지 않았던 것은 원고의 의사에 따른 것이었고, 원고가 파견된 업체는 피고 회사와 같은 회사이며, 원고를 비방하는 소문을 낸 적이 없다고 다툰다.

[판단]

증거(갑3, 7, 13의 2)에 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고가 피고 회사에게 저장 용량이 많은 새로운 컴퓨터와 압축기를 구매하여 달라고 요청하였고, "N"라는 업체로 파견되었던 사실을 인정할 수 있다.

그러나 위 인정사실만으로 원고가 입사 당시 사용하던 컴퓨터가 원고의 업무에 사용할 수 없을 정도의 사양이어서 새로운 컴퓨터가 필요하였고, 당시 기계 제작상의 안전에 문제가 있어 압축기의 구매가 필요하였으며, 원고의 다른 업체 파견이 정당한 이유 없이 원고의 의사에 반하여 이루어졌다는 점을 인정하기 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다(반면에, 을6, 7, 제1심 증인 L의 증언을 종합하면, N는 피고 회사의 대리점인 사실, 원고가 피고 회사에 입사한 후 5~6개월쯤 되었을 때 원고가 M에게 N의 점포 위치가 괜찮아서 남자 직원을 두고 운영하면 좋을 것이라고 제안하자 M이 원고에게 N를 활성화하여 보라고 하여 양자의 합의로 파견이 이루어진 사실을 인정할 수 있다). 따라서 피고 회사의 작업환경조성 채무의 불이행을 이유로 하는 원고의 위 주장도 이유 없다.

[원고의 주장]

원고는 포괄인수계약에서 원고가 피고 회사에 3년 이상 근무하고 퇴사할 경우 특허권과 실용신안권에 대한 사용권을 보장하기로 약정하였는데, 원고가 3년 동안 근무하지 못한 것은 피고 회사의 귀책사유나 쌍방의 책임 없는 사유에 따른 것이고, 3년 근무약정은 근로기준법에 반하여 무효이므로 피고 회사는 원고에게 특허권과 실용신안권에 관한 통상실시권을 허락하여야 한다고 주장한다.

[피고의 반론]

피고는 원고가 피고 회사에서 3년 이상 근무하여야 함에도 2010. 10. 무렵 스스로 퇴사하였고, 피고 회사의 귀책사유가 없으므로 특허권 등에 관한 통상실시권을 허락할 의무가 없다고 다툰다.

[판단]

어떠한 법률행위가 조건이 성취한 때에 그 효력이 발생하는 정지조건이 붙은 법률행위에 해당한다는 것은 그 법률행위에 따른 효과의 발생을 저지하는 사유로서 그 법률행위의 효과발생을 다투려는 사람이 주장하고 입증하여야 하고(대법원 1993. 9. 28. 선고 93다20832 판결, 대법원 2001. 2. 23. 선고 2000다61473 판결 등 참조), 그와 같은 정지조건이 성취되었다는 사실은 이에 의하여 권리를 취득하고자 하는 사람이 주장하고 입증하여야 한다(대법원 1983. 4. 12. 선고 81다카692 판결, 대법원 1984. 9. 25. 선고 84다카967 판결 등 참조).

앞서 본 전제사실에 의하면, 원고와 피고 회사는 원고가 피고 회사에서 3년 이상 근무하는 것을 정지조건으로 하여 피고 회사는 원고에게 통상실시권을 허락하기로 약정하였는데, 원고가 3년 이상 근무하지 않았으므로 정지조건은 성취되지 않았다. 또 원고가 피고 회사에서 3년 이상 근무하지 못한 것이 피고 회사의 귀책사유나 쌍방의 책임 없는 사유에 따른 것이라거나 원고가 3년 이상 근무하는 것을 피고 회사가 신의성실에 반하여 방해한 것으로 볼 수도 없다.

그뿐만 아니라 근로계약 기간이 1년을 초과할 수 없다는 내용의 근로기준법 16조는 2007. 4. 11. 법률 제8372호로 개정된 후의 근로기준법 부칙 3조에 따라 2007. 7. 1.그 효력을 잃게 되었으므로 3년 이상 근무 조건이 무효라고 볼 수도 없다. 따라서 원고의 위 주장은 모두 이유 없다.

그렇다면 원고의 이 사건 특허권과 실용신안권 이전등록의 말소등록절차이행청구와이 사건 특허권과 실용신안권에 관한 통상실시권의 허락청구는 모두 이유 없다. 이와 결론을 같이하여 이 부분 원고의 청구를 모두 기각한 제1심판결 부분은 정당하고, 원고의 항소는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하고, 항소 이후의 소송비용은 패소한 원고가 부담하기로 한다.

판사 이균용(재판장) 박재우 정윤형