서울중앙지방법원 2009. 8. 14. 선고 2008가합115791 판결

다음의 각 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나, 갑 1호증의 1 내지 갑 39호증의 9, 을 1호증의 1, 2, 을 2호증의 1, 2, 을 4호증의 1, 2, 을 5호증의 1, 2의 각 기재와 증인 F의 증언(다만 위 증언 중 뒤에서 배척하는 부분은 제외)에 변론 전체의 취지를 종합하면 이를 인정할 수 있고, 이에 반하는 듯한 증인 F의 일부증언은 믿지 아니하며, 달리 반증이 없다.

피고들은 원고에 재직하던 중 별지1 특허권 기재의 각 특허권(이하 '이 사건 각 특허권'이라 한다)을 출원하여 등록받았고, 위 각 특허권은 쓰레기 자동집하시설과 관련된 발명이다.

이 사건 각 특허권은 피고들이 원고의 종업원으로 근무할 당시 발명한 직무발명으로서 원고의 직무발명제안지침에 따라 원고에게 승계되었다 할 것이므로, 피고들은 원고에게 위 각 특허권 중 각 해당지분에 관하여 특허권이전등록절차를 이행할 의무가 있다.

원고의 위 직무발명제안지침은 이른바 직무발명의 예약승계규정에 해당하는 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7869호로 개정되기 이전의 것, 이하 '구 특허법'이라 한다) 제40조 제1항의 근무규정에 해당하지 않고, 가사 예약승계규정에 해당한다 하더라도 원고는 피고들의 발명사실을 알고서도 수년간 이를 방치함으로써 특허권을 승계할 권리를 포기하였거나 그 권리가 실효되었다 할 것이다.

2006. 3. 3. 법률 제7869호로 발명진흥법(2006. 9. 4. 시행)이 개정되면서 직무발명에 관한 특허법상의 조항(제39조, 제40조)이 삭제되고 발명진흥법이 새로이 직무발명에 대해 규정하게 되었는데, 발명진흥법(법률 제7869호) 부칙 제4조는 '이 법 시행 당시 종전의 규정에 의하여 이루어진 특허 등을 받을 수 있는 권리 또는 특허권 등의 승계나 전용실시권의 설정에 따른 보상은 종전의 「특허법」의 규정에 의한다'라고 규정(2007. 4. 11. 법률 제8357호로 전면개정된 발명진흥법 부칙 제3조 역시 같은 내용으로 규정하고 있다. 이하 법률 제8357호를 '발명진흥법'이라 한다)하고 있으므로, 이 사건 각 특허권 중 별지1 특허권 기재 순번 1 내지 5의 각 특허권은 구 특허법이, 순번 6 내지 11의 각 특허권은 발명진흥법이 각 적용된다 할 것이다.

한편 발명진흥법은 구 특허법과 달리 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 '종업원 등'이라 한다)으로 하여금 지체없이 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 '사용자 등'이라 한다)에게 문서로 통지하도록 하고, 이를 통지받은 사용자 등은 대통령령으로 정하는 기간(현재는 통지를 받은 날부터 4개월 이내로 규정하고 있다) 내에 종업원 등에게 승계 여부를 문서로 알리도록 하고 있다.

구 특허법과 발명진흥법은 종업원 등이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자 등의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 직무발명으로 정의하면서, 종업원 등이 직무발명을 한 경우 설비, 자재, 비용 등을 제공한 사용자 등의 이익과 발명을 한 종업원 등의 이익의 조화를 위하여 특허를 받을 권리는 원칙적으로 종업원 등에게 부여하고, 사용자 등에게는 무상의 통상실시권을 부여하되, 만일 직무발명에 관하여 특허를 받을 권리나 특허권을 승계시키거나 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정 즉 예약승계규정이 있다면 그에 따라 사용자 등이 그 권리를 승계하도록 하고, 이에 대한 대가로 사용자 등은 종업원 등에게 정당한 보상을 하도록 하고 있다(다만, 사용자 등이 예약승계 규정에 따른 승계를 거부할 경우에는 종업원 등은 이를 양도하거나 실시권을 설정하는 방법 등을 통하여 보상을 받을 수 있을 것이다).

그런데, 예약승계규정 중 근무규정은 실무상 흔히 사용자 등에 의해 일방적으로 정해져 그 효력의 유무가 문제되나, ① 구 특허법과 발명진흥법이 예약승계규정으로근무규정과 함께 계약의 형태도 규정하고 있는 점, ② 예약승계규정이 근로기준법상의 취업규칙에 해당할 여지가 있기는 하나 특허법 내지 발명진흥법이 예약승계에 관해 특별히 규정하고 있고, 또한 근로의 결과물에 대한 이용관계 내지 귀속관계와 관련된 문제여서 사용자와 근로자 사이의 근로관계에서 임금·근로시간·후생·해고 기타 근로자의 대우에 관련된 조건인 근로조건과는 기본적인 차이가 있는 점, ③ 종업원 등이 사용자 등에 의해 제공된 막대한 자금과 시설 등을 이용하여 직무발명을 완성한 뒤 사용자 등의 경쟁업체에 특허권을 이전하거나 실시권을 설정할 경우 사용자 등은 이에 대해 속수무책일 수 밖에 없는 반면 종업원 등은 예약승계의 경우에도 법이 보장하는 정당한 보상을 받을 권리를 보유할 뿐만 아니라 경쟁업체로의 이전 등의 기회가 있어 취업시나 근무 중 예약승계규정에 대한 이의 등 협상의 여지가 충분히 부여된다는 점 등에 비추어, 예약승계규정이 단체협약 등에 규정되어 있을 경우 근로기준법의 제약을 받는 것은 별론으로 하고, 사용자 등의 일방적인 의사표시에 따라 예약승계규정이 설정되는 경우에도 종업원 등의 묵시적 동의가 있다면 그 효력을 인정할 수 있다 할 것이고, 이 경우 묵시적 동의가 있었는지 여부는 예약승계규정이 있는지 여부, 사용자 등이 예약승계규정에 따라 직무발명을 승계한 사실이 있었는지 여부 및 그와 같은 승계의 횟수와 기간, 종업원 등이 예약승계규정 및 그에 따른 승계가 있었던 사정을 인식하였는지 여부, 종업원 등의 이의가 있었는지 여부 등을 종합하여 판단하여야 할 것이다.

돌이켜 이 사건에 있어 살피건대, 갑 14호증의 1, 2, 갑 19호증의 1 내지 6의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고는 1996. 5. 3. 직무발명제안지침을 제정한후 이를 시행하다가 2000. 4. 12. 별지2 직무발명제안지침 기재(이하 '이 사건 지침'이라 한다)와 같이 변경한 사실, 원고는 위 지침에 따라 2003년 12건 합계 440만 원, 2004년 5건(플랜트부 포함) 합계 1,040만 원, 2005년 5건(플랜트설계부 피고 E 포함) 합계 170만 원, 2006년 8건(피고 E 포함) 합계 240만 원, 2007년 6건(플랜트설계부 피고 E 포함) 합계 440만 원, 2008년 1건 90만 원의 각 산업재산권 포상금을 지급한 사실, 원고는 출원번호 Z의 특허출원을 하면서 피고들을 모두 발명자로 기재하는 등 원고의 특허출원에는 피고들이 일부 발명자로 된 사실이 인정되고, 위 인정사실에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정 즉, 이 사건 지침은 권리승계에 관하여 '회사는 해당 직무발명에 보상함으로써 직무발명에 관하여 제권리를 승계한다, 회사 근무자의 발명이 제3자와 공동으로 발명한 것에 대해서는 회사 임직원의 권리 지분만을 승계한다'고 규정하면서 동시에 '업무발명이나 자유발명의 경우는 이를 발명한 자의 양도의사가 있을 경우에 승계할 수 있다'고 규정하여 구 특허법 내지 발명진흥법의 취지에 따른 직무발명에 관한 예약승계규정을 명확히 규정한 점(비록 '해당 직무발명에 보상함으로써' 승계한다고 규정하고 있기는 하나, 이는 아래와 같은 원고의 포상금의 지급현황이나 특허권 승계현황, 위 지침의 체계 등을 종합할 때 예약승계의 조건을 부가한 것이 아니라 종업원 등의 정당한 보상을 받을 권리를 규정한 것으로 해석된다), 원고는 2000년부터 위 지침을 변경시행한 후 2003년부터 현재까지 5년이 넘는 기간 동안 피고 E를 포함한 종업원 등의 직무발명에 대하여 상당한 포상금을 지급한 점, 원고는 피고들을 포함한 종업원 등의 직무발명에 관하여 출원을 하면서 그들을 발명자로 기재하는 등 대부분의 직무발명에 관하여 특허를 받을 권리 내지 특허권을 위 지침에 따라 승계한 점, 피고들은 1990년대 초반 내지 중반부터 상당기간 동안 원고의 직원으로 근무하였고, 특히 퇴직 전에는 부회장 등 임원으로서 업무를 수행하여 위 지침의 시행과 위와 같은 포상금의 지급현황을 비교적 상세히 알고 있었을 것으로 보이는 점에다가 피고들이 위 지침에 대하여 이의를 제기하였다는 점에 관한 별다른 자료가 제출되지 않은 점 등을 보태어 보면, 원고의 이 사건 지침은 예약승계규정인 구 특허법 내지 발명진흥법상의 근무규정에 해당하여 그 효력이 인정된다 할 것이다.

이에 대하여 피고들은 위 지침에는 직무발명을 한 경우 종업원 등에게 신고의무를 부과하는 규정이 없어 구 특허법 내지 발명진흥법상의 근무규정에 해당하지 않는다고 주장하나, 구 특허법은 이에 관한 아무런 규정을 두지 않았고, 발명진흥법 역시 그와 같은 규정이 없는 경우를 대비하여 종업원 등에게 통지의무를 부과하고 있다는 점 등에 비추어, 을 1호증의 1 내지 을 8호증의 각 기재만으로는 종업원 등의 신고의무를 규정하여야만 구 특허법 내지 발명진흥법상의 근무규정에 해당한다는 점을 인정할 수 없고, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 피고들의 이 부분 주장은 이유 없다.

위 인정사실에 의하면, 원고는 2004년부터 현재까지 H신도시(I공구) 쓰레기 자동집하장 설치공사'에 관한 공사도급계약을 시행하는 등 쓰레기 이송관로시스템에 관한 사업을 회사의 주력사업으로 추진하여 왔는데, 위 각 특허권은 원고가 위와 같이 추진한 사업인 쓰레기 자동집하시설과 관련된 발명으로서 원고의 업무범위에 속하고, 피고들이 위 각 특허권을 출원할 무렵에는 위 플랜트사업본부에서 임원으로서 근무하면서 원고가 추진하던 위 사업에서 참여기술자로 인정받는 등 위 업무에 관여하고 있었다 할 것이어서, 위 각 특허권은 피고들의 직무에 관한 발명으로서 피고들의 현재 또는 과거의 직무에 속한다 할 것이며, 따라서 원고는 피고들로부터 예약승계규정인 위 지침에 의하여 위 각 특허권을 승계하였다 할 것이므로, 피고들이 원고에 대하여 위 각 특허권의 승계에 대한 정당한 보상을 받는 것은 별론으로 하고, 특별한 사정이 없는 한, 원고에게, 피고 B은 별지1 특허권 기재 순번 1, 4 내지 11 각 특허권 중 각 1/3 지분, 같은 순번 3 특허권 중 1/2 지분에 관하여, 피고 C은 같은 순번 2 특허권 중 1/2지분에 관하여, 피고 D은 같은 순번 4, 5, 7 내지 10 각 특허권 중 각 1/3 지분에 관하여, 피고 E는 같은 순번 6, 7, 8, 11 각 특허권 중 각 1/3 지분에 관하여 각 원고가 위 지침에 따라 위 각 특허권을 승계한다는 의사표시가 기재된 이 사건 소장부본 송달일자(피고 B, C은 각 2008. 12. 2.이고, 피고 D, E는 각 2008. 12. 1.이다) 권리승계(발명진흥법 제13조 제2항의 취지에 따라 사용자 등이 승계의사표시를 알린 때를 기준으로 한다)를 원인으로 한 특허권이전등록절차를 이행할 의무가 있다.

살피건대, 원고가 참가한 사업에 관한 'U 쓰레기 자동집하시설 건설공사 기본설계보고서' 및 'H국제도시 N공구 생활폐기물 자동집하시설공사 기본설계보고서'에는 위 각 특허권 중 일부 특허권이 기재된 사실은 앞서 본 바와 같으나, 이 사건 소가 위 각 특허권의 출원일로부터 채 3년이 경과하기도 전에 제기된 점 등에 비추어 위와 같은 사정만으로는 원고가 위 각 특허권을 승계할 권리를 포기하였다거나 그 권리가 실효되었다고 볼 수는 없고, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 피고들의 이 부분 주장은 이유 없다(더욱이 별지1 특허권 기재 순번 6 내지 11 각 특허권은 발명진흥법에 따라 피고들이 원고에게 문서로 통지할 의무가 있음에도 불구하고 이를 해태하였다 할 것이어서, 피고들은 여전히 통지의무를 부담한다 할 것이다).

그렇다면 원고의 피고들에 대한 이 사건 청구는 이유 있으므로 이를 모두 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 박희승(재판장) 이혜란 권창환