서울중앙지방법원 2019. 2. 20.자 2018카합20922 결정

서울중앙지방법원

결정

사건

2018카합20922

판결선고

2019. 2. 20.

서울중앙지방법원

제60민사부

결정

발열부(11)가 결합된 동파방지 히터(10)와; 외부의 온도를 측정하는 온도 센서(20)와; 상기 동파방지 히터(10)를 제어하는 제어부(30)를 포함하되, 상기 제어부(30)는, 상기 온도 센서(20)의 온도 정보를 바탕으로 하강하는 외부 온도에서 영상의 제1온도(T1) 이하로 외부의 온도가 내려갈 경우 상기 발열부(11)에 전력을 공급하고, 상기 제어부(30)는, 상기 온도 센서(20)의 온도 정보를 바탕으로 외부의 온도가 영하에서 영상으로 상승하는 과정에서는 상기 제1온도(T1)보다 낮은 제2온도(T2)에서 상기 발열부(11)에 전력 공급을 차단하는 동파방지 히터의 온도제어시스템에 있어서, 상기 제어부는, 상기 제2온도(T2)와 상기 제1온도(T1) 사이의 구간에서는 온도가 하강하는 하강 포인트(p)가 발생시 상기 발열부(11)에 전력을 공급하는 동파방지 히터의 온도제어 시스템

채권자 B은 2016. 2.경 채권자 회사를 인수한 다음 채권자 회사의 명의로 이 사건 특허를 출원·등록하였고, 채권자 B 명의로 이 사건 제1, 2디자인을 출원·등록하였으므로, 채권자들은 이 사건 특허 또는 이 사건 제1, 2디자인의 적법한 권리자이다. 채무자들이 실시하고 있는 채무자들 제품은 이 사건 특허를 침해하고 있고, 이 사건 아이링 박스는 이 사건 특허의 실시에만 사용되는 것으로 이 사건 특허를 간접침해하고 있으며, 채무자들 제품 중 별지 목록 기재 제2, 3, 4항 기재 각 제품은 이 사건 제1디자인을 침해하고 있고, 채무자들 제품 중 별지 목록 기재 제1, 5항 기재 각 제품은 이 사건 제2디자인을 침해하고 있는바, 신청취지 기재와 같이 그 침해가 금지되어야 한다.

F은 채권자 회사의 주식을 채권자 B에게 양도한 것이 아니라 차명으로 보유하고 있으므로 현재까지도 채권자 회사의 실질적 주주이다. 또한, F은 이 사건 특허 및 제1, 2디자인의 발명자 또는 창작자인데 채권자들이 모인출원하였으므로 이 사건 특허 및 제1, 2디자인은 무효이다. 그리고 이 사건 제1, 2디자인은 2015. 12. 8.부터 2016. 2. 3.경까지 평택시 P-PJT 현장 V에 설치되었거나, 2017. 1.경부터 2018. 6.경까지 W 신축공사에서 설치된 메탈히터에 사용되었고, UL인증을 받기 위하여 도면으로 제출되는 등 출원 전에 이미 공지되어 무효이다. 설령 무효가 아니라고 하더라도 F과 채권자 회사 사이의 2015. 3. 31.자 특허양도계약(이후 이 사건 양도계약으로 변경되었다)에 따르면, 채권자 회사는 기존 및 장래의 특허 모두를 F에게 양도하여야 하는바, 채권자 회사는 이 사건 특허를 F에게 반환하여야 한다.

기록에 따라 인정되는 다음과 같은 사정들, 즉 ① 채권자 B은 2016. 2. 2.경 채권자 회사의 대표이사로 취임하면서 채권자 회사의 주식을 그 명의자들로부터 각 양도대금을 지급하고 양도받아 채권자 B 명의로 주주명부에 기재한 점, ② 채권자 B은 대표이사로 취임한 이후 채권자 회사의 계좌로 합계 약 132,000,000원을 입금하여 운영자금으로 사용하거나 채권자 회사의 대출금 또는 채무를 변제한 점, ③ F은 2017. 10. 27.경 채권자 회사에서 퇴사한 다음 채무자 C을 새로이 설립하여 운영한 점, ④ F은 중부지방고용노동청 경기지청에 채권자 B을 상대로 임금과 퇴직금을 지급받지 못하였다고 진정하였고, 2018. 6. 5. 위 노동청 지청에 출석하여 채권자 회사에서 2015. 8. 20.부터 2017. 10. 27.까지 근무하였고 2017. 6.부터 임금 및 퇴직금을 지급받지 못하였다고 진술하였으며, 이로 인하여 채권자 B에 대하여 근로기준법위반 등으로 벌금 200만 원의 2018. 9. 5.자 약식명령(수원지방법원 2018고약13710호)이 발령된 점, ⑤ 채권자 B도 소방기술사, 소방설비기사(기계분야 및 전기분야), 전기공사기사, 전기공사산업기사, 전기산업기사 자격증을 가지고 있고, 다수의 소방기술 관련 단체의 임원을 수행하는 등 채권자 회사의 업계에서 지속적으로 활동한 것으로 보이는 점, ⑥ 채권자 B이 현재에도 채권자 회사를 실질적으로 운영하고 있는 것으로 보이는 점 등에 비추어 보면, 채권자 B은 2016. 2.경 채권자 회사의 주식을 양도받음으로써 채권자 회사를 인수하여 운영하였다고 봄이 타당하고, 채무자들이 제출한 증거들만으로는 채권자 B이 채권자 회사의 주식을 모두 양도받아 운영하고 있다는 위 인정을 뒤집고 채권자 회사의 실질적인 보유자가 F이라는 채무자들의 주장을 받아들일 수 없다.

상법 제398조 제1호에 따르면 상법 제542조의8 제2항 제6호에 따른 주요 주주와 회사와의 거래는 미리 이사회의 승인을 받아야 한다. 상법 제542조의8 규정이 상장회사에 관한 규정이라고 하더라도 상법 제398조가 상장 여부와 관계없이 적용되는 규정일 뿐만 아니라, 그 입법취지에 비추어 비상장 회사의 주요 주주에도 적용된다고 해석함이 타당하다. 또한, 위 규정에서 '미리'라고 명문으로 규정한 취지에 따라 당해 자기거래 계약이 체결되기 이전에 승인을 받아야 하고, 사후승인은 인정되지 않는다.

이 사건 양도계약에 따르면, 계약의 목적이 되는 특허는 "F이 권리자로 동파방지와 관련된 등록된 특허 및 특허 전부, 계약일 이후 출원·등록되는 동파방지와 관련된 기술을 포함한다."고 규정되어 있고, F은 위 특허 일체를 채권자 회사에 양도하며, 계약이 연장되지 않는 경우 채권자 회사는 F에게 양도받은 특허 권리 일체를 되돌려 주어야 한다고 규정하고 있다. 위 인정사실에 따르면, F은 상법 제542조의8 제2항 제6호에 따른 주요 주주에 해당하고, 그러한 F과 채권자 회사 사이에 체결된 이 사건 양도계약은 상법 제398조 제1호에서 정한 주요 주주와 회사와의 거래에 해당한다. 더욱이 이 사건 양도계약은 F이 채권자 회사를 채권자 B에게 양도하기 직전인 2016. 1. 30. 체결되었다.

그렇다면, F과 채권자 회사는 이 사건 양도계약이 체결되기 이전에 미리 이사회의 승인을 받아야 하는데, 이와 같은 이사회의 승인이 있었다고 인정할 아무런 증거가 없으므로, 이 사건 양도계약은 적어도 채권자 회사와 F 사이에서는 무효라고 봄이 타당하다.

이 사건 특허와 채무자들 제품의 구성요소별 대응관계는 아래 표 기재와 같다.

이 사건 특허 구성요소 4, 5에 따르면, 외부 온도가 제1온도(T1) 이하로 내려갈 경우 발열부에 전력을 공급하고, 외부 온도가 영하에서 영상으로 상승하는 과정에서 제1온도(T1)보다 낮은 제2온도(T2)에서 발열부의 전력을 차단하며, 제1온도(T1)와 제2온도(T2) 사이에 다시 외부 온도가 하강하는 경우 다시 발열부에 전원을 공급하는 것을 구성요소로 하고 있다.

이 사건 특허 명세서에 따르면, 외부온도가 특정 온도 이하로 내려가면 켜지고 특정 온도 이상으로 올라가면 꺼지는 시스템이 종래 기술인데, 이는 물이 얼지 않은 상태에서 외부 온도가 올라가고 있다면 굳이 영상의 온도에서 동파방지 히터를 작동시킬 필요가 없음에도 작동하기 때문에 에너지 절약과는 무관한 방식인 반면, 이 사건 특허는 외부 온도가 상승하는 구간에서는 당초 발열부에 전원을 공급하는 제1온도(T1)보다 낮은 제2온도(T2)에서 전원을 차단함으로써 에너지를 절약할 수 있다(명세서 [0034, 0035, 0036]). 또한, 위 방식에만 따르면, 제1온도(T1)와 제2온도(T2) 사이에서 다시 외부 기온이 내려가는 경우 히터가 작동되지 아니하므로 이 경우에도 히터를 작동시키는 구성요소가 추가된다.

그러나 채무자들 제품은 영상 4도 이하에서 전력을 공급하고, 영상 6도에서 전원을 차단하는 방식으로 사용함으로써 종래의 기술과 별다른 차이가 없고, 제1온도보다 낮은 제2온도에서 전원을 차단하거나 외부 온도가 상승하는 구간에서 제1온도보다 낮은 제2온도에서 히터를 중단시킨다거나 제1온도와 제2온도 사이에서 외부 온도가 다시 내려가는 경우 히터를 작동시키는 구성을 포함하고 있지 아니하다. 그 외 채권자들이 제출한 증거들만으로는 채무자들 제품이 이 사건 특허 구성요소 4, 5를 포함하고 있다고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거도 없다.

결국, 채무자들 제품은 이 사건 특허의 구성요소를 모두 포함하고 있지 아니한다.

이 사건 아이링 박스에 대한 채권자들의 간접침해 주장도 이 사건 아이링 박스가 부착되어 사용되는 채무자들 제품에 대하여 특허침해가 인정되지 않는 이상 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.

따라서 채무자들 제품 및 이 사건 아이링 박스는 이 사건 특허를 침해하지 아니한다.

이 사건 제1디자인은 동파방지용 히터에 대한 것으로 기존에 개발된 아래 다) (1)항 기재 Attach type의 메탈히터에 비추어 보면, 이 사건 제1디자인의 창작성이 있는 부분은 ① 상단에는 한쪽이 길고 뾰족한 타원형의 형상으로 안으로 움푹 들어간 부분이 있는 점, ② 하단에는 좌우로 긴 형태의 반원 형태의 홈 뿐만 아니라 위 아래로 짧은 파이프에 부착될 수 있는 반원 형태의 홈이 교차되어 있는 점이라 할 수 있다. 이러한 창작성 있는 부분을 바탕으로 별지 목록 제2, 3항 기재 각 제품과 대비하여 본다.

이 사건 제1디자인과 별지 목록 제2, 3항 기재 각 제품은 ① 좌우로 긴 직사각형의 형태에 모서리가 둥근 점, ② 상단은 완만한 삼각형 모양으로 솟아 있고, 하단은 파이프에 부착될 수 있도록 둥근 반원 형태로 안으로 들어가 있는 점, ③ 상단에는 한쪽이 길고 뾰족한 타원형의 형상으로 안으로 움푹 들어간 부분이 있는 점, ④ 하단에는 좌우로 긴 형태의 반원 형태의 홈 뿐만 아니라 위 아래로 짧은 파이프에 부착될 수 있는 반원 형태의 홈이 교차되어 있는 점 등이 동일하고, 이 사건 제1디자인에서 볼트가 모서리 방향으로 4곳에 위치한 반면 별지 목록 제2, 3항 기재 각 제품은 볼트가 6곳에 위치한 것이 다르다.

결국 이 사건 제1디자인과 별지 목록 제2, 3항 기재 각 제품은 창작성이 인정되는 부분을 포함하여 대부분의 형상이 동일하여 전체적으로 보아 느껴지는 심미감이 유사하고, 나머지 차이점은 미세한 차이점에 불과하여 전체적인 심미감에 영향을 미치지 아니한다.

이 사건 제1디자인과 별지 목록 제4항 기재 제품은 ① 좌우로 긴 직사각형의 형태에 모서리가 둥근 점, ② 상단은 완만한 삼각형 모양으로 솟아 있고, 하단은 파이프에 부착될 수 있도록 둥근 반원 형태로 안으로 들어가 있는 점 등이 동일하고, ⓐ 이 사건 제1디자인의 상단에는 한쪽이 긴 타원형의 형상으로 안으로 움푹 들어간 형태가 있으나, 별지 목록 제4항 기재 제품에는 없는 점, ⓑ 이 사건 제1디자인의 하단에는 좌우로 긴 형태의 반원 형태의 홈 뿐만 아니라 위 아래로 짧은 파이프에 부착될 수 있는 반원 형태의 홈이 교차되어 있으나, 별지 목록 제4항 기재 제품에는 없는 점, ⓒ 이 사건 제1디자인은 상단으로 솟아 있는 삼각형 모양이 긴 직사각형의 양쪽 변에서부터 시작하나, 별지 목록 제4항 기재 제품은 안쪽으로 들어온 면에서부터 시작하는 점, ⓓ 좌우로 긴 직사각형 형태의 길이 또는 그 비율, ⓔ 이 사건 제1디자인에서 볼트가 모서리 방향으로 4곳에 위치한 반면 별지 목록 제4항 기재 제품은 볼트가 8곳에 위치한 점 등이 다르다. 이에 비추어 보면, 이 사건 제1디자인과 별지 목록 제4항 기재 제품은 이 사건 제1디자인의 창작성이 있는 부분인 ① 상단에는 한쪽이 길고 뾰족한 타원형의 형상으로 안으로 움푹 들어간 부분이 있는 점, ② 하단에는 좌우로 긴 형태의 반원 형태의 홈 뿐만 아니라 위 아래로 짧은 파이프에 부착될 수 있는 반원 형태의 홈이 교차되어 있는 점을 포함한 차이점들로 인하여 전체적으로 느껴지는 심미감이 상이하므로 유사하지 아니하다.

채무자들은, 채권자가 X회사와 공동으로 '동결방지 시스템 공동연구 보고서'를 작성하기 위하여 실험체를 제작하여 2015. 12. 8.부터 2016. 2. 3.경까지 평택시 P-PJT 현장 V 옥외배관에 설치하였으므로 이 사건 제1디자인은 등록전에 이미 공지되어 무효라고 주장한다. 그러나 동결방지 시스템 공동연구 보고서 6쪽에 기재된 Attach type의 메탈히터는 2016. 1. 22. 발행된 채권자 회사의 동파방지시스템 안내책자에서 소개하고 있는 형태와 동일한 것으로 이 사건 제1디자인 이전에 개발한 모델로 보이고, 아래 표에서 보는 바와 같이, 이 사건 제1디자인과 동일·유사하다고 보기 어려우므로, 더 나아가 살펴볼 필요 없이 채무자들의 위 주장은 이유 없다.

또한, 채무자들은, 채권자 회사가 이 사건 제1디자인에 관한 도면들을 UL인증을 받기 위하여 2016. 12. 27.경 제출하였으므로 출원 전에 이미 공지되어 무효라고 주장하나, 이 사건 제1디자인의 출원일은 M일자인바, 채무자들이 제출한 증거들만으로는 위 출원일 이전에 공지되었다고 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 채무자들의 위 주장도 이유 없다.

아울러, 채무자들은, 이 사건 제1디자인이 2017. 1.경부터 2018. 6.경까지 W 신축공사에서 사용되어 출원 전 공지되었다고 주장하나, 이 사건 제1디자인이 출원일 이전에 위 공사에 사용되었다고 인정할 증거가 없으므로, 채무자들의 이 부분 주장도 이유 없다.

채무자들은, F이 이 사건 제1디자인을 창작하였음에도 채권자 B이 이를 모인출원하였으므로 이 사건 제1디자인을 근거로 한 채권자 B의 주장은 권리남용에 해당한다고 주장한다.

그러나 모인출원된 디자인권을 주장하는 것이 권리남용에 해당한다고 볼 수 있는 근거가 없을 뿐만 아니라, 위 인정사실과 기록에 따라 인정되는 다음과 같은 사정들, 즉 ① 채권자 B은 소방 관련 사업의 전문가인 점, ② 채권자 B이 2016. 2.경 채권자 회사를 인수한 이후에 개발된 제품에 관한 디자인인 점, ③ 채권자 B은 2016. 9.경 경기 중소기업 종합지원센터로부터 메탈 히터의 금형 제작 및 재료구입 비용을 지원받아 직접 채권자 회사가 생산·판매하고 있는 Y, Z 제품의 금형 및 시제품을 제작한 점, ④ 유사한 시기에 출원된 이 사건 특허는 F과 채권자 B의 공동발명으로 출원된 반면, 이 사건 제1디자인은 채권자 B의 단독 창작으로 출원된 점, ⑤ F이 관여하였다고 하더라도 당시 F은 채권자 회사의 직원으로 근무하고 있었으므로 발명진흥법이 적용될 수 있을 것으로 보이는 점 등에 비추어 보면, 채무자들이 제출한 증거들만으로는 채권자 B이 이 사건 제1디자인을 모인출원하였다고 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 채무자들의 이 부분 주장도 이유 없다.

따라서 별지 목록 제2, 3항 기재 각 제품은 이 사건 제1디자인을 침해하였다.

별지 목록 기재 제1, 5항 기재 각 제품이 이 사건 제2디자인을 침해하였는지 여부를 살펴보기에 앞서 이 사건 제2디자인의 출원 전에 공지되었는지 여부를 먼저 살펴본다.

채무자들은 W 신축공사에 이 사건 제2디자인이 사용된 메탈히터가 사용되었으므로 출원 전에 이미 공지되어 신규성을 결여하였다고 주장한다.

기록에 따르면, 아래 표 기재와 같이 이 사건 제2디자인이 P일자 출원되기 이전인 2016. 12.경 W 신축공사에 이 사건 제2디자인과 유사한 디자인이 사용된 메탈히터가 설치되었고(이 사건 제2디자인은 상단으로 솟아 있는 삼각형 모양이 긴 직사각형의 양쪽 변에서부터 시작하고 볼트가 4곳인 반면, 설치된 메탈히터는 안쪽으로 들어온 면에서부터 시작하고 볼트가 8곳에 위치하는 점이 다르나, 이러한 차이점은 전체적인 심미감의 유사성에 별다른 영향을 미치지 아니한다), 공사 현장에서 디자인이 사용된 제품이 설치되는 경우 불특정 다수인이 이를 확인할 수 있으므로, 이 사건 제2디자인은 출원 전에 이미 공지되어 신규성을 결여하였다고 봄이 타당하다.

따라서 이 사건 제2디자인은 출원 전에 이미 공지되었으므로 신규성을 결여하였고, 이를 근거로 한 채권자 B의 주장은 권리남용에 해당하여 이유 없다.

위 인정사실과 심문 전체의 취지에 따라 인정되는 사정들을 종합하면, 이 사건 신청은 그 보전의 필요성이 인정된다.

따라서 채권자 B의 신청 중 별지 목록 제2, 3항에 대한 피보전권리와 보전의 필요성이 인정된다.

그렇다면 채권자 B의 채무자들에 대한 각 신청은 위 인정범위 내에서 이유 있어 인용하고, 채권자 회사의 신청과 채권자 B의 나머지 신청은 이유 없어 각 기각하기로 하여 주문과 같이 결정한다.

2019. 2. 20.

판사 우라옥(재판장) 장현진 최호진

각주1) 메탈히터의 정상 작동 여부를 외부에서 LED 점등으로 확인하는 장치이다.

각주2) 2018. 11. 30.자 준비서면에 첨부된 별지에 따른다.