서울중앙지방법원 2024. 4. 11. 선고 2019가합538437 판결

당사자의 지위 피고는 전자.전기.기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제작 및 판매업 등을 영위하는 회사이고, 원고는 1984. 12. 26.부터 2009. 3. 15.까지 피고의 연구원으로 근무하였던 사람이다.

직무발명의 완성 및 승계와 특허출원

원고는 피고의 연구원으로 근무하던 중 다른 피고의 직원들(이하 원고와 공동발명자에 해당하는 다른 피고의 직원들을 모두 합하여 ‘원고 등’이라 한다)과 함께 별지 1, 2, 3 기재 각 발명<1>을 완성하였다(이하 별지 1, 2, 3 기재 각 발명을 모두 합하여 ‘이 사건 각 직무발명’이라 한다).

피고는 이 사건 각 직무발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리를 원고 등으로부터 승계한 다음 원고 등을 공동발명자로 하여 별지 1, 2, 3 기재와 같이 미국 등 여러 국가에서 특허출원하여 특허권의 등록을 받았다 다. 별지 1 목록 기재 각 특허의 양도 1) 피고는 2009. 11.경 C(C, 이하 ‘C’이라고만 한다)와 사이에 별지 1 목록 제1항 내지 제3항 기재 각 특허(이하 ‘이 사건 제1 내지 3 양도특허’라고만 한다)를 C에 양도하는 내용이 포함된 크로스 라이선스 계약을 체결하였고, 2009. 11. 27. 위 계약에 따라 이 사건 제1 내지 3 양도특허가 C에게 양도되었다.

피고는 2010년경 D(D, 이하 ‘D’라고만 한다)과 사이에 별지 1 목록 제4항 기재 각 특허(이하 ‘이 사건 제4 양도특허’라고만 한다)를 D에 양도하는 내용이 포함된 크로스 라이선스 계약을 체결하였고, 2010. 9. 10. 위 계약에 따라 이 사건 제4 양도특허가 D에 양도되었다.

피고는 2018년경 E(E, 이하 ‘E’라고만 한다)와 사이에 별지 1 목록 제5항 기재 특허(이하 ‘이 사건 제5 양도특허’라고만 한다)를 E에 양도하는 내용이 포함된 크로스라이선스 계약을 체결하였고, 2018. 12. 20. 위 계약에 따라 이 사건 제5 양도특허가 E에 양도되었다.

피고는 2019년경 F(F, 이하 ‘F’라고만 한다)와 사이에 별지 1 목록 제6항 기재 특허(이하 ‘이 사건 제6 양도특허’라고만 한다)를 포함한 70건의 특허를 양도하고 이를 통하여 4,000만 달러의 이익을 얻는 내용이 포함된 계약을 체결하였고, 2019. 4. 11. 위 계약에 따라 이 사건 제6 양도특허가 F에 양도되었다(이하 이 사건 제1 내지 6 양도특허를 통틀어 ‘이 사건 각 양도특허’라 한다).

별지 2 목록 기재 각 특허에 대한 FRAND 선언 피고는 2003. 9. 19.부터 2018. 10. 29.까지 사이에 표준화기구인 G단체(G, 이하 ‘G’라 한다)와 H단체(H, 이하 ‘H’라 한다)에 별지 2 목록 기재 각 특허<2>(이하 ‘이 사건 각 FRAND 선언 특허’라 하고, 별지 2 목록 순번 ○ 기재 특허를 ‘이 사건 제○FRAND 선언 특허’라 한다)가 표준필수특허<3>에 해당할 수 있다는 취지를 통지함과 동시에 위 각 특허에 대한 FRAND 선언<4>(이하 대상 특허가 표준필수특허에 해당할 수 있다는 취지를 통지함과 동시에 FRAND 선언을 하는 행위를 모두 합하여 ‘FRAND 선언’이라고만 한다)을 하였다.

피고의 직무발명 보상지침 피고는 1979. 3. 17.경 직무발명 보상지침을 제정하여 시행하다가 1994. 11.경 직무발명 보상지침을 개정하여 1995. 1. 1.부터 시행하였고, 2001. 1.경 재차 직무발명 보상지침을 개정하여 2000. 1. 1.부터 소급 시행하였는데(이하 1994. 11.경 개정된 직무발명 보상지침을 ‘1994년 보상지침’이라 하고 2001. 1.경 개정된 직무발명 보상지침을 ‘2001년 보상지침’이라 한다), 2001년 보상지침에는 1994년 보상지침과 달리 처분보상금 및 실시보상금에 관한 규정이 삭제되었다. 1994년 보상지침 및 2001년 보상지침 중 이 사건과 관련된 부분은 아래와 같다. 와 제3자간의 소송 등에 활용되었다. [인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 12, 17, 20 내지 24, 30, 69호증(가지번호 있는 것은 가지번호 포함, 이하 같다), 을 제6, 7, 13 내지 47호증의 각 기재, 변론 전체의 취지 2. 당사자들의 주장 가. 원고의 주장 원고는 피고에 재직 중 이 사건 각 직무발명을 완성하여 그 특허를 받을 권리를 피고에게 승계시켜 주었으므로, 피고는 원고에게 아래와 같은 직무발명보상금을 지급할 의무가 있다. 원고는 피고에게 아래 직무발명보상금을 모두 더한 금액<5>의 명시적 일부로서 100,000,000원 및 이에 대한 지연손해금의 지급을 구한다.

이 사건 각 양도특허의 양도에 따른 보상금 피고는 이 사건 각 양도특허를 C, D, E, F에 양도하여 그 처분에 따른 이익을 얻었다. 따라서 피고는 원고에게 주위적으로는 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7869호로 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 특허법’이라 한다) 제40조에 따라 산정한 직무발명보상금을, 예비적으로는 피고의 2001년 ‘전사 특별 프로젝트 인센티브 지적재산부문 포상기준(안)’(갑 제75호증, 이하 ‘2001년 포상기준’이라 한다)에 따라 산정한 직무발명보상금을 지급할 의무가 있다.

이 사건 각 FRAND 선언 특허의 라이선스 계약에 활용에 따른 보상금 이 사건 각 FRAND 선언 특허가 G, H와 같은 표준화기구에 등재됨에 따라 피고는 C, D, E, F에 양도한 특허의 경우 표준 등재일부터 양도일까지, 양도하지 않은 특허의 경우에는 표준 등재일부터 존속기간 만료일까지 위 각 특허를 구글 등 다수의 기업과의 크로스 라이선스 계약에 활용함으로써 실시료의 지급을 면하거나 실시료를 감액 받는 등의 이익을 얻었다. 따라서 피고는 원고에게 주위적으로는 ‘서울중앙지방법원 2017. 2. 9. 선고 2016가합503454 판결’이 판시한 방법에 따라,<6> 예비적으로는 피고가 2014. 1. 제정한 직무발명보상규정(을 제10호증, 이하 ‘2014년 보상규정’이라 한다)에 따라 산정한 직무발명보상금을 지급할 의무가 있다.

이 사건 각 소송활용 특허의 소송활용에 따른 보상금 피고는 이 사건 각 소송활용 특허를 I(I, 이하 ‘I’이라고만 한다), J(J, 이하 ‘J’이라고만 한다)과의 소송에 활용하여 I, J에 지급하여야 할 실시료를 절감하는 이익을 얻었다. 2001년 포상기준에 따르면 피고의 특허권이 특허 클레임 협상이나 재계약 협상에 활용된 경우 피고는 발명자에게 보상금(인센티브)을 지급하여야 하는바, 피고는 원고에게 주위적으로는 구 특허법 제40조에 따라 산정한 직무발명보상금을, 예비적으로는 피고의 2001년 포상기준 내지 2014년 보상기준에 따라 산정한 직무발명보상금을 지급할 의무가 있다.

피고의 주장

이 사건 각 양도특허는 불용특허에 해당하므로 이러한 특허의 양도로 피고가 독점적.배타적 이익을 얻은 적이 없다는 주장 이 사건 각 양도특허는 외부에서 피고와 계약 상대방 사이에 체결된 라이선스 계약의 정확한 실시료율을 알 수 없도록 하려는 목적에서 양도된 불용특허로서 그 기술적 가치나 상업적 성공 가능성을 염두에 두고 양도된 것이 아니므로 피고가 이로 인해 얻은 독점적.배타적 이익이 존재하지 않는다.

피고가 이 사건 각 FRAND 선언 특허로부터 독점적.배타적 이익을 얻은 적이 없다는 주장 특허권자가 표준화기구에 대하여 어떤 특허를 표준필수특허에 해당한다고 주장하면서 FRAND 선언을 하였다는 이유만으로 실제로 해당 특허가 표준필수특허에 해당한다고는 볼 수 없다. 피고가 제3자와 체결하는 포괄적 크로스 라이선스 계약에 이 사건 각 FRAND 선언 특허가 포함되었을 수는 있으나 포괄적 크로스 라이선스 계약은 양 당사자의 매출액, 제품군, 시장에서의 지위, 기타 경영상 요소들을 종합적으로 고려하여 체결되는 것이므로 크로스 라이선스 대상에 포함되었다는 사정만으로 피고가 이 사건 각 FRAND 선언 특허를 활용하여 독점적.배타적 이익을 얻었다고 볼 수 없다.

피고가 이 사건 각 소송활용 특허를 활용하여 독점적.배타적 이익을 얻은 적이 없다는 주장 피고가 I, J에 대하여 이 사건 각 소송활용 특허의 침해를 주장하였다는 사정만으로 피고에게 어떤 독점적.배타적 이익이 발생하였다고는 볼 수 없고, 실제로 피고는 이 사건 각 소송활용 특허의 침해를 주장함으로써 I, J의 제품 판매를 금지시키거나 I, J로부터 손해배상을 받은 사실도 없다. 더욱이 피고와 I 사이의 분쟁은 침해 여부에 관한 판단 없이 여러 경영상의 요소들을 종합적으로 고려하여 합의로 종결되었고, 피고와 J 사이의 분쟁에서는 이 사건 제2 소송활용 특허의 무효 및 비침해 판단이 이루어져 피고가 침해 주장을 철회한 이후 피고와 J 사이의 합의로 분쟁이 종결되었으므로, 피고가 이 사건 각 소송활용 특허를 활용하여 실시료를 절감하는 이익을 얻었다고 볼 수는 없다.

소멸시효 완성의 항변 직무발명보상금청구권의 소멸시효 기산점은 일반적으로는 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 종업원으로부터 승계한 시점이고, 예외적으로 회사의 근무규칙 등에 직무발명보상금의 지급 시기를 정하고 있는 경우에는 그 시기가 도래한 시점이다. 원고는 이 사건 각 직무발명과 관련하여 2001. 1.경 개정된 피고의 직무발명 보상규정인 2001년 보상지침을 적용받는데, 위 2001년 보상지침에서는 실시보상금과 처분보상금에 대하여 아무런 정함이 없었으므로, 2001. 1.경부터는 지급시기에 관한 제한 없이 언제든 직무발명보상금을 청구할 수 있었고 그 무렵부터 직무발명보상금청구권의 소멸시효가 진행된다. 설령 그렇지 않더라도 원고가 피고에서 퇴사한 이후에는 원고가 피고에 대하여 직무발명보상금청구권을 행사하는데 아무런 장애가 없었으므로, 아무리 늦어도 원고의 퇴사일인 2009. 3. 15.부터는 직무발명보상금청구권의 소멸시효가 진행된다. 따라서 원고의 직무발명보상금청구권에 대한 소멸시효는 피고가 직무발명을 승계한 시점이나 피고의 직무발명 보상규정이 개정된 2001. 1. 또는 늦어도 원고의 퇴사일인 2009. 3. 15.부터 진행되는데, 이 사건 소는 그로부터 10년이 지난 2019. 6. 5. 제기되었으므로, 원고 주장의 직무발명보상금청구권은 시효 완성으로 소멸되었다.

원고의 구체적인 주장

피고는 C에 이 사건 제1 내지 3 양도특허를 포함하여 57건의 패밀리 특허를 양도하고 13억 달러<7>를 지급하는 대가로 기존 계약에 비해 피고가 C에 지급해야할 실시료율을 2010년부터 2024년까지 15년 간 5%에서 2.5%로 감면하는 내용의 크로스라이선스 계약을 체결하였다. 따라서 피고가 C에 이 사건 제1 내지 3 양도특허를 포함한 57건의 패밀리 특허를 양도함으로써 얻은 이익액은 35조 3,087억 5,000만 원(= 피고의 IM 사업부에서 2010년부터 2024년까지 15년 간 발생하였거나 발생할 것으로 예상되는 매출액 합계 1,469조 5,500억 원 × 감면된 실시료율 2.5% - 피고가 C에 선지급한 13억 달러)에 해당하고, 피고가 이 사건 제1 내지 3 양도특허를 양도함으로써 얻은 이익액은 각 패밀리 특허별로 619,451,754,385원(= 35조 3,087억 5,000만 원 × 1/57, 원 미만 버림)이다.

피고는 D에 이 사건 제4 양도특허를 포함하여 5건의 패밀리 특허를 양도하는 대가로 기존 계약에 비해 피고가 D에 지급해야할 실시료율을 2011년부터 2015년까지 5년 간 1.5%에서 0.75%로 감면하는 내용의 크로스 라이선스 계약을 체결하였다. 따라서 피고가 D에 이 사건 제4 양도특허를 포함한 5건의 패밀리 특허를 양도함으로써 얻은 이익액은 3조 9,345억 원(= 피고의 IM 사업부에서 2011년부터 2015년까지 5년 간 발생한 매출액 524조 6,000억 원 × 감면된 실시료율 0.75%)에 해당하고, 피고가 이 사건 제4 양도특허를 양도함으로써 얻은 이익액은 이를 패밀리 특허의 건수대로 균분한 7,869억 원(= 3조 9,345억 원 × 1/5)이다.

피고는 E에 이 사건 제5 양도특허를 포함하여 5건의 특허를 양도하는 대가로 기존 계약에 비해 피고가 E에 지급해야할 실시료를 2018년부터 2022년까지 5년간 스마트폰 1대당 0.75달러에서 0.5달러로 감면하는 내용의 크로스 라이선스 계약을 체결하였다. 따라서 피고가 E에 이 사건 제5 양도특허를 포함한 5건의 특허를 양도함으로써 얻은 이익액은 369,518,750<8>달러(= 2018년부터 2022년까지 피고의 글로벌 스마트폰 판매대수 1,478,075,000대 × 스마트폰 1대당 감면된 실시료 0.25달러)에 해당하고, 피고가 이 사건 제5 양도특허를 양도함으로써 얻은 이익액은 이를 양도한 특허의 건수대로 균분한 73,903,750달러(= 369,518,750달러 × 1/5)이다.

피고는 F에 이 사건 제6 양도특허를 포함하여 70건의 특허를 양도하는 대가로 4000만 달러의 이익을 얻었다. 따라서 피고가 이 사건 제6 양도특허를 양도함으로써 얻은 이익액은 571,428달러(= 4000만 달러 × 1/70, 1달러 미만 버림)이다.

피고는 원고의 사용자로서 이 사건 각 양도특허로 인하여 얻은 위와 같은 이익액에 원고의 발명자 공헌도(구 특허법에 따른 주위적 산정방법에 의할 때 이 사건 각 양도특허에 대하여 20%, 피고의 직무발명 보상규정에 따른 예비적 산정방법에 의할 때 이 사건 제1 내지 5 양도특허에 대하여 10%, 이 사건 제6 양도특허에 대하여 5%) 및 발명자의 수에 따라 균분한 발명자 기여율(이 사건 제1 양도특허에 대하여 0.5, 이 사건 제2 양도특허에 대하여 0.33, 이 사건 제3 양도특허에 대하여 0.08, 이 사건 제4 양도특허에 대하여 0.11, 이 사건 제5 양도특허에 대하여 0.08, 이 사건 제6 양도특허에 대하여 0.1)을 곱한 금액을 정당한 직무발명보상금으로 지급할 의무가 있다.

따라서 피고는 정당한 직무발명보상금으로서 이 사건 제1 양도특허의 양도에 관하여 61,945,175,439원(= 사용자 이익액 619,451,754,385원 × 발명자 공헌도 20%<9> × 발명자 기여율 0.5, 원 미만 반올림), 이 사건 제2 양도특허의 양도에 관하여 40,883,815,789원(= 사용자 이익액 619,451,754,385원 × 발명자 공헌도 20% × 발명자 기여율 0.33, 원 미만 반올림), 이 사건 제3 양도특허의 양도에 관하여 9,911,228,070원(= 사용자 이익액 619,451,754,385원 × 발명자 공헌도 20% × 발명자 기여율 0.08, 원 미만 반올림), 이 사건 제4 양도특허의 양도에 관하여 17,311,800,000원(= 사용자 이익액 7,869억 원 × 발명자 공헌도 20% × 발명자 기여율 0.11), 이 사건 제5 양도특허의 양도에 관하여 1,182,460달러(= 사용자 이익액 73,903,750달러 × 발명자 공헌도 20% × 발명자 기여율 0.08), 이 사건 제6 양도특허의 양도에 관하여 11,429달러(= 사용자 이익액 571,428달러 × 발명자 공헌도 20% × 발명자 기여율 0.1, 달러 미만 반올림)와 각 이에 대한 양도일 다음 날부터의 지연손해금을 원고에게 지급하여야 한다.

이 사건 각 양도특허의 양도에 따른 직무발명보상금 지급의무의 발생 원고 등이 피고에 재직하면서 이 사건 각 양도특허를 공동으로 완성한 사실, 피고가 원고 등으로부터 이 사건 각 양도특허에 관하여 특허를 받을 권리를 승계하고 이를 국내.외에서 특허출원하여 특허권의 등록을 받은 사실, 피고가 이 사건 각 양도특허를 C, D, E, F에 양도한 사실은 앞서 본 바와 같으므로, 피고는 특별한 사정이 없는 한 원고에게 이 사건 각 양도특허의 양도로 얻은 이익에 관하여 직무발명보상금을 지급할 의무가 있다.

주위적 산정방법에 따른 직무발명보상금의 산정

산정방법

구 특허법 제40조 제2항은 사용자가 종업원으로부터 직무발명을 승계하는 경우 종업원이 받을 정당한 보상액을 결정함에 있어서는 그 발명에 의하여 사용자가 얻을 이익액과 그 발명의 완성에 사용자 및 종업원이 공헌한 정도를 고려하도록 하고 있는데, 같은 법 제39조 제1항에 의하면 사용자는 직무발명을 승계하지 않더라도 그 특허권에 대하여 무상의 통상실시권을 가지므로, 위의 ‘사용자가 얻을 이익’이라 함은 통상실시권을 넘어 직무발명을 배타적ᆞ독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 의미한다(대법원 2011. 9. 8. 선고 2009다91507 판결 등 참조). 한편 위 사용자의 이익에 관하여는 승계 시점을 기준으로 하여 장래 사용자가 직무발명에 의해 얻을 것으로 합리적으로 예견되는 이익을 보상금 산정의 기초로 삼아야 한다. 다만 권리 승계 시 장래의 이익을 예상하여 보상금을 미리 산정함에는 많은 어려움이 있으므로, 직무발명의 실제 실시 여부 및 실시.양도계약의 체결 실적 등 권리승계 후 보상금 청구 시까지 발생한 구체적인 사정을 승계 당시 장래 얻을 수 있었던 이익의 산정에 참작할 수 있고, 사용자가 직무발명의 실시 등으로 인하여 실제로 이익을 얻은 경우 특별한 사정이 없는 한 최소한 그 실현된 이익만큼은 승계 당시 장래 얻을 수 있었던 이익으로 봄이 타당하다.

직무발명이 실시.양도계약의 목적이 되는 다수의 특허발명 중 일부에 해당하거나, 그 실시.양도에 따른 이익에 있어서 특별한 가중치를 둘 만한 사정이 있는 경우에는 위 이익에서 직무발명이 차지하는 비중을 참작해야 할 것이므로 이를 ‘직무발명의 기여도’로 반영한다. 종업원(발명자) 공헌도는 해당 발명을 완성하는 데 종업원(발명자)이 창조적으로 기여한 정도를 의미하므로, 이를 산정할 때에는 사용자의 공헌요소와 종업원의 공헌요소를 모두 종합하여 판단해야 한다. 또한 복수의 종업원(발명자)이 공동으로 발명한 경우 종업원(발명자)들 사이에 기여한 정도를 참작하여야 한다.

따라서 사용자가 제3자에게 직무발명의 실시를 허락하거나 직무발명을 양도한 경우 그로 인하여 발생한 수입은 특별한 사정이 없는 한 직무발명을 근거로 하여 사용자가 얻은 초과수입에 해당하므로 직무발명보상금은 실시료.양도대금 등의 대가에 직무발명이 기여한 정도 등을 반영하는 방법으로 산정할 수 있다. 보상금 산정 계산식은 아래와 같다.

사용자의 이익: 652,114,285원

이 사건 제1 내지 3 양도특허(C과의 크로스 라이선스 계약)

인정 사실 기초 사실에 앞서 든 증거, 갑 제57, 58호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 더하여 보면 아래와 같은 사실이 인정되기는 한다.

피고는 2004년경 C과 사이에 양 사가 보유하고 있는 특정 이동통신기술 분야 특허에 대하여 포괄적으로 상호 실시를 허락하되 피고가 C에 일정 비율의 실시료를 지급하는 내용의 포괄적 크로스 라이선스 계약(이하 ‘2004년 C 계약’이라 한다)을 체결하였고, 그에 따라 C에게 실시료를 지급하여 왔다.

피고는 2009. 11.경 C과 사이에 이 사건 1 내지 3 양도특허를 포함하여 피고가 보유한 이동통신 기술 분야의 패밀리 특허 57건을 C에 양도하고 13억 달러를 지급하는 대신, 종전보다 피고가 C에게 지급해야할 실시료율을 낮추고 계약기간을 15년으로 하여 양 사가 보유하고 있는 특정 이동통신 기술 분야 특허에 대하여 포괄적인 상호 실시를 허락하는 내용의 크로스 라이선스 계약(이하 ‘2009년 C 계약’이라 한다)을 체결하였다.

피고는 2009. 11. 27. 위 계약에 따라 C에 이 사건 제1 내지 3 양도 특허를 포함하여 57건의 패밀리 특허를 양도하였다.

구체적 판단 앞서 든 증거, 갑 제66, 70, 72호증의 기재 및 변론 전체의 취지에서 알 수 있는 아래와 같은 사정들에 비추어 보면, 위 (1)항의 인정 사실 및 원고가 제출한 증거만으로는 피고가 C에 이 사건 제1 내지 3 양도특허를 양도함으로써 이와 상당인과관계 있는 실시료 감면의 이익을 얻었다거나 그 밖에 배타적.독점적 이익을 얻었다고 인정하기 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 피고가 이 사건 제1 내지 3 양도특허의 양도로 배타적.독점적 이익을 얻었음을 전제로 하는 원고의 주장은 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.

포괄적 크로스 라이선스 계약을 새롭게 체결하거나 갱신하는 과정에서는 통상적으로 계약 당사자들이 보유한 라이선스 대상 특허들의 현황 및 가치뿐만 아니라 계약 당사자들의 사업 규모, 매출액, 관련 기술 분야에서의 지위와 영향력, 계약 체결 전후의 시장 변화, 당사자들의 관계 등 다양한 요소들이 고려되고, 이러한 다양한 요소들에 기초한 계약 당사자들 사이의 치열한 협상의 결과로서 실시료율, 계약기간 등의 계약 조건이 정해지는 것이라고 볼 수 있다. 실제로 피고와 C 사이에서 2008. 4. 30.경 이루어진 크로스 라이선스 계약 갱신 협상에서도, 피고는 기존 계약 체결 시에 비하여 변화된 피고의 특허 포지션을 반영하면 로열티가 인하되어야 한다고 주장하였으나, C은 피고의 특허 포지션만으로는 인하가 어렵다는 입장을 표명하였고, 이에 피고는 무선단말 분야의 선두 지향을 위해 전략적인 관계에서 현 사안을 해결해야 한다고 주장하면서 C에 로열티 인하 및 양사의 공동협력 방안을 제안할 것을 요청하였음이 확인된다.

원고는 2009년 C 계약에서 종전에 비해 실시료율이 인하된 원인이 오로지 피고가 C에게 이 사건 제1 내지 3 양도특허 등 57건의 패밀리 특허를 양도하였기 때문이라고 전제하고 인하된 실시료율에 기초한 피고의 실시료 감면 이익을 사용자의 이익으로 주장하고 있다. 그러나 앞서 본 크로스 라이선스 계약의 체결 과정에 비추어 보면 크로스 라이선스 대상이 된 특허들의 내용 및 가치에 대한 구체적인 비교나 양 당사자 사이의 관계, 계약 체결의 배경이 된 상황 등에 대한 고려 없이 실시료율의 변경만을 기준으로 사용자 이익의 발생 여부를 판단할 수는 없다.

특히 2009년 C 계약의 경우 피고가 C에게 13억 달러의 일시금을 지급하는 조건이 추가되었던 점, 계약기간을 관련 기술 분야의 발전 및 변화의 속도 등에 비추어 볼 때 비교적 장기간에 해당하는 15년으로 연장하면서 실시료율 등 계약조건을 고정하였던 점, 2004년에 비해 2009년 무렵에는 피고가 보유한 이동통신 기술 관련 특허의 건수가 크게 증가되었고 향후에도 증가할 것으로 예상되었던 점 등을 종합적으로 고려하여 보면, 2009년 C 계약의 라이선스 조건이 2004년 C 계약의 라이선스 조건에 비하여 반드시 피고에게 유리하였다고 단정할 수도 없다.

설령 원고의 주장과 같이 피고가 2009년 C 계약에서 종전 계약과 비교하여 실시료율을 감면받는 이익을 얻었다고 하더라도, 위 계약에는 이 사건 제1 내지 3 양도특허 외에도 다른 패밀리 특허들이 양도대상으로 포함되어 있을 뿐만 아니라 피고가 보유한 이동통신 기술과 관련된 다양한 특허에 관하여 C에 실시허락을 하는 내용의 라이선스 계약이 포함되어 있는데, 이러한 다른 특허들 중에서 특별히 이 사건 제1 내지 3 양도특허로 인하여 피고가 C과의 협상 과정에서 우위를 점하여 실시료율을 감면받을 수 있었다고 볼 만한 사정은 확인되지 않는다.

피고는 경쟁사와의 라이선스 계약 협상 과정에서 제3자가 실시료율을 알아내지 못하도록 부수적으로 기술적 가치가 없는 이른바 ’불용특허‘를 양도대상으로 포함시키는 전략을 사용하고 있다고 주장하고 있다. 이와 관련하여 원고는 이 사건 제3 양도특허가 표준필수특허에 해당한다고 주장하였으나 뒤에서 보듯이 표준규격과의 구성 대비조차 제대로 마치지 못하였고, 이 사건 제 1 내지 2 양도특허에 대하여는 표준필수특허에 해당한다고 하면서도 대응되는 표준규격을 특정하지도 못하고 있다. 이처럼 C이 피고로부터 이 사건 제1 내지 3 양도특허를 이전받음으로써 얻을 수 있는 경제적.기술적 이점에 대한 구체적인 주장.증명이 없는 이상 피고 주장과 같은 이유에서 피고가 이 사건 제1 내지 3 양도특허 등 57건의 패밀리 특허를 양도하였을 가능성도 배제할 수 없다.

원고는 피고가 2004년 및 2009년 C 계약의 라이선스 계약서에 대한 이 법원의 2023. 9. 8. 자 문서제출명령에 불응하였으므로 민사소송법 제349조에 따라 이 사건 제1 내지 3 양도특허의 양도와 관련된 피고의 사용자 이익의 존재 및 액수에 관한 주장이 사실로 인정되어야 한다고 주장한다. 그러나 아래와 같은 사정들을 종합하여 살펴보면 해당 문서들의 기재에 대한 원고의 주장을 진실한 것으로 인정하더라도 피고의 사용자 이익의 존재 및 액수에 관한 원고의 주장이 곧바로 증명되었다고 볼 수 없다. 1 민사소송법 제349조는 당사자가 문서제출명령에 따르지 아니한 경우에 법원이 상대방의 그 문서에 관한 주장, 즉 문서의 성질, 내용, 성립의 진정 등에 관한 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다는 것이지 그 문서에 의하여 입증하고자 하는 상대방의 주장사실까지 반드시 증명되었다고 인정하여야 한다는 취지는 아니다(대법원 2008. 2. 28. 선고 2005다60369 판결 등 참조). 2 원고는 2004년 C 계약의 라이선스 계약서에 실시료율이 5%로, 2009년 C 계약의 라이선스 계약서에 실시료율이 2.5%로 기재되어 있다고 주장하였으므로, 민사소송법 제349조에 의하여 인정할 수 있는 사실은 결국 2009년 C 계약 당시 종전 계약과 비교하여 ’감면된 실시료율‘이 2.5%(= 2004년 C 계약 당시 실시료율 5% - 2009년 C 계약 당시 실시료율 2.5%)라는 그 문서에 관한 원고 주장의 범위에 국한되는 것이고, 그 외의 사실은 원고가 여전히 그 입증책임을 부담한다. 3 원고는 피고가 C으로부터 포괄적 실시 허락을 받은 제품군에 해당하는 매출액에 관한 주장.증명 없이, 해당 기간 피고 IM 사업부 전체 매출액에 위와 같이 ’감면된 실시료율‘을 곱하여 산출된 ’감면된 실시료‘를 이 사건 제1 내지 3 양도특허를 포함한 57건의 패밀리 특허를 양도함으로써 피고가 얻은 사용자 이익액으로 주장하고 있다. 그러나 ᄀ 피고 IM 사업부는 스마트폰, 태블릿 등 휴대폰과 네트워크 시스템, 디지털 카메라 등을 생산.판매하는 사업부로서(갑 제66호증의 2 참조), 이동통신 기술과 무관한 매출액도 포함되어 있을 것으로 보이는 점, ᄂ 원고의 주장에 의하면 피고가 C에 매년 평균 2조 4,492억 원 이상의 실시료를 지급하고 있는데다가 이 사건 1 내지 3 양도특허에 대한 처분대가 역시 무려 1조 8,583억 원에 해당한다는 것인데 이는 경험칙에 반하거나 합리성이 없어 이를 뒷받침할 수 있는 객관적인 근거 없이는 그대로 받아들일 수 없는 점, ᄃ 앞서 (가) 내지 (마)항에서 살펴본 바와 같이 이 사건 제1 내지 3 양도특허의 양도와 실시료율 감면 사이에 상당인과관계를 인정하기 어려운 여러 사정들이 존재하는 점 등을 종합하여 보면, 피고가 문서제출명령에 따른 문서를 제출하지 않았더라도 원고의 이 부분 주장을 그대로 믿기는 어렵다.

이 사건 제4 양도특허(D와의 크로스 라이선스 계약)

앞서 든 증거, 갑 제64호증의 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면, D가 일자불상경 이동통신 기술 관련 표준화기구에 FRAND 실시료율을 1.5%로 선언한 적이 있는 사실, 피고는 2010년경 D와 사이에 피고가 이 사건 제4 양도특허를 포함하여 5건의 패밀리 특허를 D에 양도하는 내용이 포함된 포괄적 크로스 라이선스 계약(이하 ‘2010년 D 계약’이라 한다)을 체결하였고, 2010. 9. 10. 위 계약에 따라 D에 이 사건 제4 양도특허를 양도한 사실이 인정되기는 한다.

그러나 앞서 든 증거 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 아래와 같은 사정들에 비추어 보면, 원고가 제출한 증거만으로는 피고가 D에 이 사건 제4 양도특허를 양도함으로써 이와 상당인과관계 있는 실시료 감면의 이익을 얻었다거나 그 밖에 배타적.독점적 이익을 얻었다고 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 피고가 이 사건 제4 양도특허의 양도로 배타적.독점적 이익을 얻었음을 전제로 하는 원고의 이 부분 주장도 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.

2010년 D 계약에서 피고가 D에 지급해야할 실시료율이 피고와 D 사이의 종전 라이선스 계약에 비하여 감축되었는지 여부나 그 수치, 피고가 D에 추가로 지급해야할 보상금이 존재하는지 여부와 그 규모, 계약기간 등 구체적인 계약 내용을 알 수 있는 자료가 전혀 없다.

원고는 피고가 2010년 D 계약을 통해 종전 라이선스 계약과 비교할 때 실시료율 감면의 이익을 얻었다는 주장에 대한 증거로 인터넷 뉴스기사(갑 제63, 64호증)를 들고 있다. 그런데 위 인터넷 뉴스기사에 2010년 D 계약이나 그 이전 체결된 피고와 D 사이의 라이선스 계약에 관한 정보가 기재된 것으로 보이지도 않고,<10> 설령 일부 기재되어 있다 하더라도 그 정보의 출처와 정확성이 밝혀지지 않은 상태에서 위 증거만으로 구체적인 계약조건을 사실로 인정하기는 어렵다.

원고는 피고가 2010년 D 계약의 라이선스 계약서와 그 이전 피고와 D 사이에서 체결된 라이선스 계약서에 대한 이 법원의 2023. 9. 8. 자 문서제출명령에 불응하였으므로 민사소송법 제349조에 따라 이 사건 제4 양도특허의 양도와 관련된 피고의 사용자 이익의 존재 및 액수에 관한 주장이 사실로 인정되어야 한다고 주장한다. 그러나 당사자가 문서제출명령에 따르지 아니할 때의 효과에 관한 앞서 본 법리에 기초하여 아래와 같은 사정들을 종합적으로 고려하면 해당 문서들의 기재에 대한 원고의 주장을 진실한 것으로 인정하더라도 피고의 사용자 이익의 존재 및 액수에 관한 원고의 주장이 곧바로 증명되었다고 볼 수 없다. 1 원고는 2010년 D 계약의 라이선스 계약서에 실시료율이 0.75%

이 사건 제5 양도특허(E와의 크로스 라이선스 계약)

앞서 든 증거, 갑 제65호증의 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면, E는 일자불상경 자사가 보유하고 있는 K 기술 관련 특허들의 FRAND 실시료율을 0.75달러/Unit으로 선언한 적이 있는 사실, 피고는 2018년경 E와 사이에 피고가 이 사건 제5 양도특허를 포함하여 5건의 특허를 E에 양도하는 내용이 포함된 크로스 라이선스 계약(이하 ‘2018년 E 계약’이라 한다)을 체결하였고, 2018. 12. 20. 위 계약에 따라 E에 이 사건 제5 양도특허를 양도한 사실이 인정되기는 한다.

그러나 앞서 든 증거 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 아래와 같은 사정들에 비추어 보면, 원고가 제출한 증거만으로는 피고가 E에 이 사건 제5 양도특허를 양도함으로써 이와 상당인과관계 있는 실시료 감면의 이익을 얻었다거나 그 밖에 배타적.독점적 이익을 얻었다고 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 피고가 이 사건 제5 양도특허의 양도로 배타적.독점적 이익을 얻었음을 전제로 하는 원고의 이 부분 주장도 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.

피고와 E가 합의한 실시료율, 피고가 E에 추가로 지급해야할 보상금이 존재하는지 여부와 그 규모, 계약기간 등 2018년 E 계약의 구체적인 계약 내용을 알 수 있는 자료가 전혀 없다.

E가 K 기술 관련 특허들의 FRAND 실시료율을 0.75달러/Unit으로 선언한 사실은 인정되나, 언제부터 언제까지 위와 같은 실시료율을 유지하였는지를 알 수 있는 자료는 없다.<11> 더욱이 2018년 E 계약이 K 기술 분야의 크로스 라이선스 계약인지 여부를 알 수 있는 자료도 없다.

원고는 피고가 2018년 E 계약의 라이선스 계약서 및 관련 특허 양도계약서에 대한 이 법원의 2023. 9. 8. 자 문서제출명령에 불응하였으므로 민사소송법 제349조에 따라 이 사건 제5 양도특허의 양도와 관련된 피고의 사용자 이익의 존재 및 액수에 관한 주장이 사실로 인정되어야 한다고 주장한다. 그러나 당사자가 문서제출명령에 따르지 아니할 때의 효과에 관한 앞서 본 법리에 기초하여 아래와 같은 사정들을 종합적으로 고려하면 해당 문서들의 기재에 대한 원고의 주장을 진실한 것으로 인정하더라도 피고의 사용자 이익의 존재 및 액수에 관한 원고의 주장이 곧바로 증명되었다고 볼 수 없다. 1 원고는 2018년 E 계약의 라이선스 계약서 및 관련 특허 양도 계약서의 기재와 관련하여서는 피고에게 적용되는 실시료율이 0.5달러/Unit로, 계약기간이 5년으로 기재되어 있다고 주장하였을 뿐이고, 나머지 계약 체결 경위나 종전의 실시료율 등과 관련된 주장은 문서의 성질, 내용, 성립의 진정 등에 관한 주장이라 보기 어렵다. 민사소송법 제349조에 의하여 인정할 수 있는 사실은 계약서의 기재에 관한 위와 같은 원고 주장의 범위에 국한되는 것이고, 그 외의 사실은 원고가 여전히 그 입증책임을 부담한다. 2 원고는 2018년 E 계약과 관련하여 E가 최초 피고에게 요청한 FRAND 실시료율인 0.75달러/Unit보다 낮은 실시료율인 0.5달러/Unit에 합의한 이유가 오로지 피고가 이 사건 제5 양도특허를 포함한 5건의 특허를 E에게 양도하였기 때문임을 전제로 피고가 이와 상당인과관계 있는 감면된 실시료 상당의 사용자 이익을 얻었다고 주장하고 있다. 그러나 2018년 E 계약에서 크로스 라이선스의 대상이 되었던 기술 분야를 특정할 수 없는데다가 당시 E가 최초 피고에게 요청하였던 실시료율이 0.75달러/Unit이었다고 인정할 만한 객관적인 자료도 없는 점, 크로스 라이선스 계약을 체결하는 과정에서는 라이선스 대상 특허의 현황 및 가치와 함께 계약 당사자들의 사업 규모, 매출액, 관련 기술 분야에서의 지위와 영향력, 계약 체결 전후의 시장 변화, 당사자들의 관계 등 다양한 기술상.경영상 요소를 고려하여 실시료율, 계약 기간 등 계약 조건을 정하게 되는 점, 원고는 이 사건 제5 양도특허가 표준필수특허에 해당한다는 점이나 계약 상대방의 실시 가능성 등 E가 피고로부터 이 사건 제5 양도특허 등을 이전받음으로써 얻을 수 있는 경제적.기술적 이점에 대하여는 아무런 주장.증명을 하지 못하고 있는 점 등을 고려하면, 2018년 E 계약 체결 과정에서 E가 피고에게 요청한 실시료율보다 낮은 실시료율로 계약이 체결되었다거나 그와 같이 계약이 체결된 원인이 이 사건 제5 양도특허의 양도 때문이라고 단정하기는 어렵다. 3 더욱이 이 사건 제5 양도특허의 양도가 2018년 E 계약에서 E가 제안한 실시료율을 0.5달러/Unit으로 낮추는 것에 일부 기여하였다고 볼 수 있더라도 그 기여도를 특정할 수 있는 아무런 자료가 없는데다가, 원고가 이 사건 제5 양도특허 등의 양도에 따른 피고의 사용자 이익이라고 주장하는 금액은 그 산정 과정이 경험칙에 반하거나 합리성이 없어 이를 뒷받침할 수 있는 객관적인 근거 없이는 믿기 어렵다.

이 사건 제6 양도특허(F와의 양도계약)

다툼 없는 사실에 의하면, 피고가 2019년경 F와 사이에, 피고가 F에 이 사건 제6 양도특허를 포함하여 70건의 특허를 양도하는 내용의 계약(이하 ‘2019년 F 계약’)을 체결하였고, 피고는 위 계약을 통하여 4,000만 달러의 이익을 얻은 사실이 인정된다.

피고가 F로부터 받은 양도 대가에서 이 사건 제6 양도특허가 차지하는 비중을 살펴보면, 양도 대상이 되었던 70건의 특허에 대하여 기술적 가치를 개별적.구체적으로 평가하거나 이 사건 제6 양도특허가 차지하는 비중을 나머지 특허와 구분하여 달리 평가할 만한 자료는 제출되지 아니하였으므로 위 70건 특허의 기여도는 균등한 것으로 본다.

따라서 피고가 이 사건 제6 양도특허를 F에 양도함으로써 얻은 이익액은 652,114,285원(= 4,000만 달러 × L 주식회사 고시 2019. 4. 11. 자 매매기준율 1,141.20원/달러 × 1/70, 원 미만 버림)이 된다.

소결론 결국 이 사건 각 양도특허 중 이 사건 제6 양도특허에 대하여는 피고가 해당 특허의 양도로 652,114,285원의 사용자의 이익을 얻은 것으로 인정되나, 나머지 양도특허에 대하여는 피고가 그 양도로 인하여 직무발명보상금 산정의 기초가 되는 사용자의 이익을 얻은 것으로 볼 수 없으므로, 이 사건 각 양도특허 중 이 사건 제6 양도특허를 제외한 나머지 양도특허의 양도를 원인으로 한 원고의 직무발명보상금 청구는 모두 이유 없다. 이하에서는 이 사건 제6 양도특허의 양도에 따라 피고가 원고에게 지급하여야 하는 정당한 직무발명보상금에 한하여 본다.

발명자 공헌도: 3%

발명자 공헌도는 1 직무발명의 계기와 과정, 2 발명자의 학력, 경력, 보유기술, 3 사용자의 인적, 물적 지원 여부와 수준, 4 사용자가 보유한 관련 기술이나 특허, 연구시설 및 자재 등 해당 직무발명이 완성되기까지 발명자 및 사용자 측이 관여한 모든 사정을 종합적으로 판단하여 정하여야 한다.

앞서 든 증거 및 변론 전체의 취지에 의하여 알 수 있는 아래와 같은 사정들을 종합하여 이 사건 제6 양도특허에 대한 발명자 공헌도를 3%로 정한다.

이 사건 제6 양도특허는 이동통신 기술 분야의 발명이다. 피고가 보유한 이동통신 기술 분야 특허의 건수 등에 비추어 볼 때 피고는 해당 분야의 기술을 개발하기 위해 상당한 규모의 연구진을 꾸려 막대한 개발비를 투입하였던 것으로 보이고, 이 사건 제6 양도특허는 그 과정에서 축적된 기술과 노력으로 완성된 것으로 보인다.

원고는 통신표준그룹 등에 소속되어 이 사건 제6 양도특허를 완성하였던 점, 이 사건 제6 양도특허에 대하여 FRAND 선언이 이루어진 점 등을 고려하면, 이 사건 제6 양도특허는 피고가 이동통신 기술 분야에서 표준으로 채택될 수 있는 기술을 개발하는 과정에서 완성된 발명으로 보인다.

특정 기술 분야에서 표준으로 채택될 수 있는 발명, 즉 표준필수특허가 될 것을 염두에 둔 발명을 완성하기 위하여는 표준화 기구의 회의에 참석하고, 표준화 과정에서 실시간으로 정보를 수집.분석하여 적시에 표준으로 채택될 가능성이 있는 기술을 개발.출원하며, 표준화 기구에서의 논의 과정에서 자신의 주장이 반영되도록 하는 일 등이 중요하다. 그런데 이와 같은 역량이나 지위는 대부분 발명자 개인이 아니라 여러 관련 부서들을 아우르는 조직인 피고가 갖춘 것이고, 피고는 그런 역량이나 영향력을 갖추기까지 많은 인적.물적 자원을 투입하였을 것으로 보인다.

표준기술 분야의 발명은 그 출원 과정, 표준화 과정 등에 상당한 노력이나 투자를 들이더라도 최종적으로 표준필수특허가 되지 못할 가능성이 높은데, 표준기술 분야의 발명이 표준필수특허가 되지 못한 경우에는 사실상 불용특허가 되어 버리므로 그동안 들인 노력이나 투자가 무위로 끝나게 되고, 이러한 위험부담은 모두 직무발명의 승계인인 피고가 부담하게 된다.

공동발명자 중 원고의 기여율: 10% 앞서 든 증거, 을 제18호증의 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면, 피고는 소속 연구원들의 직무발명 관련 현황을 전산으로 관리하는 ‘M’ 시스템을 사용하고 있고, 위 시스템에는 이 사건 제6 양도특허에 대한 원고의 발명기여도가 10%로 기재되어 있는 사실이 인정되므로, 이 사건 제6 양도특허의 공동발명자 중 원고의 기여율을 10%로 정한다.

정당한 직무발명보상금의 산정 이 사건 제6 양도특허의 양도에 따른 직무발명보상금 산정의 기초가 되는 사용자의 이익 652,114,285원에 발명자 공헌도 3%, 공동발명자 중 원고의 기여율 10%를 반영하면 1,956,342원(= 사용자의 이익 652,114,285원 × 발명자 공헌도 3% × 공동발명자 중 원고의 기여율 10%, 원 미만 버림)이 된다.<12> 6) 소결론 따라서 피고는 특별한 사정이 없는 한 원고에게 이 사건 제6 양도특허의 양도에 따른 직무발명보상금으로 1,956,342원 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다. 다만, 이에 대하여 피고가 직무발명보상금청구권의 소멸시효가 완성되었다는 취지의 항변을 하고 있으므로 항을 바꾸어 소멸시효 완성 여부를 살펴보기로 한다.

피고의 소멸시효 항변에 관한 판단

관련 법리 직무발명보상금청구권은 일반채권과 마찬가지로 10년간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성하고, 기산점은 일반적으로 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 종업원한테서 승계한 시점으로 보아야 하나, 회사의 근무규칙 등에 직무발명보상금 지급시기를 정하고 있는 경우에는 그 시기가 도래할 때까지 보상금청구권 행사에 법률상 장애가 있으므로 근무규칙 등에 정하여진 지급시기가 소멸시효의 기산점이 된다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 참조).

소멸시효의 기산점

쟁점의 정리 피고는, 이 사건 각 직무발명에 대하여는 2001년 보상지침이 적용되고, 위 2001년 보상지침에서는 원고가 구하는 직무발명보상금 항목의 지급시기를 정하지 않고 있었으므로, 피고가 이 사건 각 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 승계한 시점부터 직무발명보상금청구권의 소멸시효가 진행된다고 주장하고, 설령 그렇지 않더라도 정하는 ‘지급률’을 적용하여 보상금을 산정하고 있으나, 아래 3. 라.

항에서 보듯이 2001년 포상기준은 법정채권인 직무발명보상금의 지급조건 등을 정하고 있는 규정이 아니라 사용자가 재량권을 보유하고 있는 ‘인센티브’에 대한 규정이어서 원고가 2001년 포상기준을 근거로 직무발명보상금의 지급을 구할 수는 없다고 봄이 타당하다. 원고가 피고에서 퇴사한 이후부터는 피고의 내부 규정을 적용받지 않아 직무발명보상금청구권을 자유롭게 행사할 수 있었으므로 아무리 늦어도 원고의 퇴사일인 2009. 3. 15.부터는 직무발명보상금청구권의 소멸시효가 진행된다고 주장한다. 이에 대하여 원고는, 아래와 같은 이유에서 이 사건 각 직무발명의 승계에 따른 직무발명보상금청구권에는 피고의 1994년 보상지침, 2001년 포상기준, 2014년 보상규정 중 하나가 적용<13>되는데, 아직 이러한 피고의 근무규칙 등에 정하여진 직무발명 보상금의 지급시기가 도래하지 않았으므로 소멸시효 기간이 개시되지 않는다고 주장한다.

피고의 직무발명 보상규정에 해당하는 2001년 보상지침에서는 1994년 보상지침에서 규정하고 있던 처분보상금, 유효특허보상금 등의 지급에 관한 부분이 모두 삭제되었는데, 이는 취업규칙의 성격을 가지는 직무발명 보상규정이 근로자의 과반수의 동의 없이 불이익하게 변경된 것으로서 무효이다. 따라서 원고에게는 2001년 보상지침이 적용되지 않고 1994년 보상지침이 적용된다.

2001년 포상기준은 피고의 재직 중인 모든 임직원을 그 적용 대상으로 하면서 피고가 직무발명의 양도 및 크로스 라이선스 계약 활용 등으로 얻은 이익의 일부를 종업원에게 지급하도록 규정하고 있다. 따라서 2001년 포상기준은 원고에게 적용되며 이는 사용자가 근무규칙 등에서 직무발명보상금의 지급 시기를 정한 것이다.

2014년 보상규정은 2001년 보상지침과 달리 피고가 승계한 직무발명에 대하여 크로스 라이선스 보상금, 특허풀, 실시허여 및 매각 보상금 등의 지급에 관하여 규정하고 있으면서, 직무발명의 승계시점과 관계없이 퇴사자에게도 크로스 라이선스 보상금, 특허풀, 실시허여 및 매각 보상금 등을 지급하도록 규정하고 있다. 따라서 2014년 보상규정은 해당 규정의 시행 전에 퇴사한 원고에게도 적용되고, 이는 사용자가 근무규칙 등에서 직무발명보상금의 지급 시기를 정한 것에 해당한다. 따라서 이하에서는 이 사건 제6 양도특허의 양도와 관련하여 2001년 보상지침이 적용되는지, 2001년 포상기준이 보상금청구권 행사에 법률상 장애가 되는 피고의 근무규칙에 해당하는지, 2009. 3. 15. 피고를 퇴사한 원고에게 2014년 보상규정을 포함한 피고의 내부 규정이 계속 적용되는지에 대하여 순서대로 살펴본다.

이 사건 제6 양도특허의 양도와 관련하여 원고에게 2001년 보상지침이 적용되는지 여부 (1) 기초 사실에서 인정한 바와 같이, 이 사건 제6 양도특허가 피고 명의로 출원.등록된 2001년부터 2005년 사이의 기간에 적용되는 피고의 2001년 보상지침은 출원.등록보상금 등에 관하여 지급요건, 시기 등을 정하고 있으나, 원고가 주장하는 처분보상금에 관하여는 아무런 규정을 두고 있지 않다. 피고는 처음부터 이와 같이 정한 것이 아니라 1994년 보상지침에서 직무발명보상금의 세부 항목으로 처분보상금의 지급요건, 시기 등을 구체적으로 정하고 있다가 2001년 보상지침에서 이를 삭제한 것이다.

이처럼 사용자가 종업원의 직무발명에 대한 보상에 관한 규정을 제정.개정하면서 직무발명으로 인하여 얻을 수 있는 이익을 경험칙상 합리적으로 예견되는 항목별로 구분하여 구체적.지분적 보상금 형태로 규정하고 있다가 그중 일부 항목을 특별한 이유 없이 삭제한 경우에는 이는 종업원에게 불리한 변경으로서 종업원들의 총의에 따른 동의를 받는 등의 정당한 절차를 거치지 않는 한 그 개정의 효력이 인정되지 않는다고 보아야 한다. 그 이유는 아래와 같다.

만약 사용자가 여러 구체적.지분적 보상금 항목 중 일부를 삭제하더라도 그 부분에 해당하는 이익을 잔존하는 다른 보상금 항목에 충분히 반영할 수 있는 방식으로 개정하였다면 이는 유효한 개정이라고 볼 수 있고, 이 경우에는 직무발명 보상규정에서 정한 지급시기가 소멸시효의 기간점이 될 수 있다. 예컨대, 승계 당시 합리적으로 예견되는 실시, 처분으로 인한 이익의 발생 가능성, 규모 등을 산정하여 출원.등록보상금의 액수에 포함하여 일시에 지급하기로 하는 경우 등을 말한다.

그렇지 않고 통상적으로 예상할 수 있는 해당 직무발명의 실시나 처분으로 인해 사용자가 얻을 이익에 대한 보상금 항목을 삭제하면서도 그로 인한 이익을 다른 보상금 항목에 반영할 수 있는 규정을 두지 않았다면 이러한 보상규정 개정 자체를 무효로 보아야 하고, 종래의 보상규정에서 정한 내용에 따라 구체적.지분적 보상금을 청구할 수 있다고 보아야 한다. 이러한 절차를 거치지 않은 채 종래 인정되던 구체적.지분적 보상금 항목을 삭제하는 것은 종업원에게 직무발명에 대한 정당한 보상을 받을 권리를 보장함으로써 발명을 장려하고, 이를 신속하고 효율적으로 권리화함으로써 산업의 기술 경쟁력을 강화하려는 직무발명 관련 규정들의 입법취지에 정면으로 위반되어 그 효력을 인정하기 어렵다. 발명진흥법(2013. 7. 30. 법률 제11960호로 개정된 것) 역시 이러한 취지를 반영하여 사용자가 보상규정을 제.개정할 때에 종업원과 협의하도록 하고, 특히 보상규정을 종업원에게 불리하게 변경하는 경우 그 적용을 받는 종업원의 과반수 동의를 받도록 하는 규정을 신설하기도 하였다.

더욱이 사용자가 자신의 사업 또는 사업장의 종업원 전체에 적용될 사항으로 종업원의 직무발명에 대한 보상에 관한 규정을 제정하고 사업 또는 사업장의 종업원에게 공개한 경우, 이를 넓게 보아 근로자의 근로조건에 관한 규율이라고 볼 수 있으므로 취업규칙의 변경방법에 관한 근로기준법의 규정과 법리가 유추적용될 수 있다.<14> 그런데 피고가 1994년 보상지침에서 인정하고 있던 처분보상금 항목을 2001년 보상지침에서 삭제하면서 그 부분의 사용자의 이익을 다른 보상금 항목에 반영할 수 있도록 정하였다고 보기 어렵고, 또 이러한 불리한 개정에 관하여 종업원의 과반수 동의를 받았다고 볼 자료도 없다.

결국 처분보상금 항목에 관한 피고의 2001년 보상지침은 그 개정행위 즉, 삭제행위 자체가 무효라고 할 것이고, 원고는 이 사건 제6 양도특허의 양도와 관련하여 1994년 보상지침을 적용받는다고 봄이 타당하다.

2001년 포상기준이 직무발명보상금청구권 행사에 법률상 장애가 되는 피고의 근무규칙에 해당하는지 여부 (1) 인정 사실 앞서 든 증거, 갑 제83호증의 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면 아래와 같은 사실이 인정된다.

피고는 ‘2001년 포상기준’을 제정하여 2000. 1. 1.부터 시행하였다. 이 사건에서 문제되는 2001년 포상기준의 주요 내용은 별지 4와 같다.

피고는 1989년경부터 ‘직무발명 보상지침’이라는 내규를 제정하여 시행하여 왔고, 이를 개정하여 2000. 1. 1.부터 ‘2001년 보상지침’, 2013. 9. 1.부터 ‘2014년 보상규정’ 등을 각 시행하여 왔다. 그런데 2001년 포상기준과 같은 시기에 개정.시행된 2001년 보상지침 제5조 제2항에서는 “발명활동이 우수한 종업원에 대하여 회사 상벌 규정에 따라 정해진 보상 외에 특별히 보상할 수 있다.”라고 규정하였고, 위 지침의 부칙 제2조 제2항에서는 “본 지침 개정시행일 이후에 발생되는 보상금지급 및 포상은 개정된 내용에 의하여 실시한다.”라고 규정하고 있다.

구체적 판단 살피건대, 위 인정 사실에 앞서 든 증거 및 변론 전체의 취지를 더하여 알 수 있는 아래와 같은 사정들을 종합하여 보면, 2001년 포상기준은 직무발명보상금청구권의 지급시기를 정하고 있는 피고의 근무규칙 등에 해당한다고 보기 어려우므로, 위 규정에서 정하고 있는 시기가 도래할 때까지 이 사건 제6 양도발명의 양도에 따른 직무발명보상금청구권의 행사에 법률상 장애가 발생하였다고 볼 수는 없다.

2001년 포상기준은 피고가 특허 등 지식재산권을 제3자에게 양도하거나 실시 허락을 하여 실시료 수입이 발생한 경우에 해당 지식재산권의 발명자 등에게 인센티브를 제공하는 지급기준과 대상, 적용범위, 절차 등에 대하여 규정하고 있기는 하다.

그런데 2001년 포상기준은 지급대상을 ‘인센티브 지급 기준일 당사에 재직 중인 임직원’으로 한정하고 있고, ‘발명자’ 외에 지식재산권의 발굴 및 권리화에 기여한 ‘협력자’를 인센티브 분배의 대상으로 포함하고 있으며, 운영방법에 대하여도 전사 포상 위원회의 관장 하에 대상 건을 선정하여 1차 및 최종 평가를 거치고 위원회의 승인을 받을 경우에만 인센티브를 지급하는 것으로 정하고 있다.

2001년 포상기준은 인센티브 금액을 산정할 때도 ‘실시료 수익/절감금액’을 기준으로 ‘기여율(100 – 인하율)’과 ‘지급률’을 반영하여 금액을 산정하고 있다. 여기서 ‘인하율’은 피고와 계약 상대방 사이의 협력관계 유무 및 정도, 라이선스 대상 범위 등을 고려하여 산정하게 되는데 그 기준이 추상적이고, “※ 필요시 인하율 조정가능”이라는 단서를 부가하여 재량의 범위를 폭넓게 인정하고 있다. 또한 인하율에 따라 ‘인센티브 기초금액’[= 실시료 수익/절감금액 × 기여율(100 – 인하율)]이 산출되더라도 다시 인센티브 기초금액의 규모에 따라 임의로 8단계(3 ~ 10%)의 지급률 적용기준을 정하여 이를 반영하도록 하고 있다.

피고는 기존의 인센티브 포상기준에 더하여 지식재산 부문에 대한 2001년 포상기준을 별도로 제정하면서도 이와 별개로 1989년경부터 직무발명의 관리, 운영 및 보상 등에 관한 ‘직무발명 보상지침’을 시행하여 오고 있다. 특히 2001년 포상기준과 비슷한 시기에 개정.시행된 2001년 보상지침 제5조 제2항에서는 ‘발명활동이 우수한 종업원에 대하여 기존에 정해진 보상금 외에 특별히 보상을 할 수 있다’고 기재하여 2001년 포상기준과의 관계를 정립하고 있다.

그렇다면 2001년 포상기준은 법정채권인 직무발명보상금청구권의 지급시기 등을 정하고 있는 규정이 아니라 피고가 직무발명보상금 지급에 부가하여 소속 임직원들에게 경제적 유인을 제공하기 위해 광범위한 재량권을 보유하고 지급조건을 결정할 수 있는 ‘인센티브’에 대한 별도의 규정이라고 봄이 타당하다. 따라서 2001년 포상기준에서 정하고 있는 인센티브에 대한 지급 시기는 직무발명보상금청구권 행사에 대한 법률상 장애사유가 되지 않는다.

원고의 퇴사 이후에도 직무발명보상금청구권의 행사에 관한 피고의 내부 규정이 적용되는지 여부 앞서 든 증거 및 변론 전체의 취지에서 알 수 있는 아래와 같은 사정들을 종합하면, 원고의 퇴사 이후에도 직무발명보상금청구권의 행사에 관한 피고의 내부 규정인 1994년 보상지침이 계속하여 적용된다고 봄이 타당하다.

원고의 퇴사로 원고와 피고 사이의 근로관계가 해소되었다고 하더라도, 이로써 직무발명보상금청구권에 관한 원고와 피고 사이의 법률관계까지 해소된 것으로 보기는 어렵다. 이는 1994년 보상지침 제18조 제1항에서 종업원이 퇴사한 경우에 대비하여 “종업원이 퇴직 혹은 사망한 경우에 있어서도 제15조, 제16조에 의한 대가를 받을 권리는 소멸하지 않는다.”라고 규정하고 있는 점에 비추어 보더라도 더욱 그러하다.

1994년 보상지침 제15조 제4항은 “회사가 승계한 직무발명의 권리를 제3자에게 유상으로 처분하거나 실시를 허여한 경우에는 직무발명심의위원회의 심의를 거쳐 그 처분수익금의 10%의 범위 내에서 처분보상금을 지급한다.”라고 규정하고 있다. 즉, 1994년 보상지침에서 정하는 처분보상금은 적어도 회사가 승계한 직무발명의 권리를 제3자에게 유상으로 처분하거나 실시를 허여한 다음에 지급받을 수 있는 것이다. 따라서 피고가 원고로부터 승계한 직무발명의 권리를 제3자에게 유상으로 처분하거나 실시를 허여하지 아니한 상태에서는 원고가 피고를 퇴사하였다고 하더라도 1994년 보상지침에 따른 처분보상금을 행사할 수 없음이 분명하다.

1994년 보상지침은 제18조 제3항에서 “제1항 및 제2항의 지급은 청구에 의해 실시하며, 청구가능 시한은 회사의 회계처리 규정상의 예수금처리 기준에 따라 발생 후 3년으로 한다.”라고 규정하면서 권리행사의 종기(終期)를 정하고 있을 뿐이고, 달리 종업원이 퇴사 이전에 발생한 보상금만을 청구할 수 있다고 정하고 있지는 않다. 따라서 원고가 피고를 퇴사한 이후라도 피고가 직무발명의 권리를 제3자에게 유상으로 처분하거나 실시를 허여한 경우 원고는 피고에게 1994년 보상지침 제18조 제1항 및 제15조 제4항에 따라 처분보상금을 청구할 수 있다고 봄이 타당하다.

다만 원고는 원고가 피고에서 퇴사한 이후에 개정.시행된 직무발명 보상규정인 2014년 보상기준이 원고에게 적용된다고 주장하고 있으나, 아래와 같은 이유에서 2014년 보상기준이 원고에게 적용된다고 보기는 어렵다.

원고의 이 부분 주장은 종업원이 퇴사할 당시 이미 보유하고 있던 권리에 대하여도 사용자가 퇴사 시점 이후에 내규를 개정하게 되면 변경된 내규의 내용이 퇴사한 종업원에게도 당연히 소급 적용된다는 점을 전제로 하는데, 원고는 위와 같이 인정할 수 있는 근거를 제대로 설명하고 있지 못하다.

원고의 주장대로라면 퇴사자에 대한 보상에 관하여 정하고 있는 직무발명 보상규정이 발명자인 종업원의 퇴사 이후 재직 중인 종업원 과반수의 동의를 받는 등 적법한 절차를 거쳐 퇴사자에게 불리하게 개정되는 경우에도 퇴사자의 의사에 반하여 퇴사자에게 효력을 미친다는 결과가 도출되어 불합리하다.

2014년 보상기준 제18조 제1항에서 ‘발명자가 퇴직 혹은 사망한 경우에 있어서도 제15조에 의한 보상 및 포상을 받을 권리는 소멸하지 않는다.’고 규정하고 있는 것은 종업원의 직무발명에 대한 보상금청구권이 퇴사를 이유로 소멸되지 않는다는 당연한 원칙을 규정한 것이므로, 원고의 주장과 같이 개정된 2014년 보상기준이 개정 이전 퇴사한 종업원에게도 소급 적용된다는 논거가 될 수 없다.

이 사건 제6 양도특허의 양도에 따른 직무발명보상금청구권의 소멸시효 기산점과 그에 따른 소멸시효 완성 여부 앞서 본 바와 같이 이 사건 제6 양도특허의 양도에 관하여 적용되는 1994년 보상지침 제15조 제4항에서는 처분보상금의 지급과 관련하여 “회사가 승계한 직무발명의 권리를 제3자에게 유상으로 처분하거나 실시를 허여한 경우에는 위원회의 심의를 거쳐 그 처분수익금의 10%의 범위 내에서 처분보상금을 지급한다.“라고 규정하고 있고, 피고는 2019. 4. 11.경 F에 이 사건 제6 양도특허를 유상으로 처분하였다. 따라서 이 사건 제6 양도특허의 양도에 따른 직무발명보상금청구권의 소멸시효는 아무리 빨라도 2019. 4. 11.경부터 진행된다고 봄이 타당하고, 원고는 2020. 6. 15. 자 청구취지 및 청구원인 변경신청서를 제출함으로써 피고를 상대로 이 사건 제6 양도특허의 양도에 따른 직무발명보상금청구권을 소송상 청구하였으므로, 직무발명보상금청구권의 소멸시효가 완성되었다고 볼 수 없다. 그럼에도 불구하고 피고는 이 사건 제6 양도특허의 승계 시인 2001년이나 원고가 피고에서 퇴사한 때인 2009. 3. 15.부터 이 사건 제6 양도특허의 양도

소결론 그렇다면 피고는 원고에게 이 사건 제6 양도특허의 양도에 따른 직무발명보상금으로 1,956,342원 및 이에 대하여 2020. 6. 15. 자 청구취지 및 청구원인 변경신청서부본 송달일 다음 날<15>인 2020. 6. 16.부터 피고가 그 이행의무의 존재 여부나 범위에 관하여 다투어 볼 만하다고 여겨지는 이 판결 선고일인 2024. 4. 11.까지 민법이 정한 연 5%의, 그다음 날부터 다 갚는 날까지 소송촉진 등에 관한 특례법이 정한 연 12%의 각 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

표준필수특허의 의미 표준필수특허(Standard Essential Patent: SEP)란 표준화기구 등이 일정한 기술 분야에서 표준으로 선정한 표준기술을 구현하는 상품을 생산하거나 서비스를 공급하기 위하여 필수적으로 실시허락을 받아야 하는 특허이다. 표준필수특허는 그 개념상 해당 기술을 이용하지 않고는 표준을 실행하는 것이 기술적으로 불가능하므로 표준필수특허를 침해하지 않기 위해서는 특허권자의 실시허락이 필요하고, 통상 표준필수특허에 대하여는 FRAND 선언이 요구된다. 그런데 표준화기구인 G, H 등은 표준을 제정하고 회원으로부터 보유 특허에 대한 공개 및 FRAND 선언을 보고받는 역할을 수행하고 있으나 해당 특허가 유효한지, 표준 규격을 기술적으로 구현하는 과정에서 필수적으로 실시허락을 받아야 하는 표준필수특허인지 여부를 검증하는 절차를 두고 있지는 않다. G는 지식재산권 가이드(Guide on IPRs 3.1.2, 을 제2호증)에서 특허가 표준에 부합하는지 여부를 확인하지 않는다고 명시하고 있고,<17> H 역시 특허 정책(Patent Policy 제8항, 을 제3호증)에서 H에게 필수적 청구항인지 여부나 잠재적 청구항의 범위 등에 관하여 식별할 책임이 없음을 명시하고 있다.<18> 따라서 표준화기구에 FRAND 선언이 이루어졌다는 것만으로 해당 특허가 표준 규격에 부합하는 표준필수특허에 해당한다고 볼 수는 없고, FRAND 선언이 이루어진 특허와 표준필수특허의 개념은 구별되어야 한다. 이와 관련하여 원고는 피고가 이 사건 각 FRAND 선언 특허를 표준화기구인 G, H에 표준으로 ‘등재’하였다는 표현을 사용하며 ‘표준특허’의 범주에는 FRAND 선언을 통해 표준화기구에 ‘등재’된 특허가 포함된다고 주장하고 있다. 그러나 위와 같이 G, H에는 회원이 공개 및 신고한 특허가 표준인지 여부를 확인하여 ‘등재’하는 절차는 존재하지 않으므로, 결국 원고의 주장 중 특허가 표준화기구에 표준으로 ‘등재’되었다는 것은 해당 특허에 대하여 ‘FRAND 선언’이 이루어졌다는 의미이고, ‘표준화기구에 등재된 표준특허’란 표준필수특허와 구분되는 개념으로서 FRAND 선언이 이루어진 특허를 의미하는 것으로 해석함이 타당하다.

피고가 FRAND 선언으로 인한 배타적.독점적 이익을 얻었는지 여부 앞서 든 증거, 갑 제34 내지 43호증, 을 제8호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하여 알 수 있는 아래와 같은 사정들에 비추어 보면, 원고가 제출한 증거만으로는 피고가 이 사건 각 FRAND 선언 특허에 대하여 FRAND 선언을 한 것만으로 배타적.독점적 이익을 얻었다거나 그러한 이익을 장래에 얻을 가능성이 있다고 인정하기 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다.

사용자가 발명자인 종업원으로부터 직무발명을 승계하여 그에 대한 특허권 등을 보유한다는 사정만으로 당연히 사용자가 직무발명으로 인하여 배타적ᆞ독점적 이익을 얻을 것이라고 추정할 수는 없고, 그러한 직무발명에 대하여 사용자가 구 특허법 제39조 제1항에 따라 가지는 무상의 통상실시권으로 인한 이익을 넘는 배타적ᆞ독점적 Claims”). 이익을 얻을 것이라는 점과 그 이익액에 대한 증명책임은 직무발명보상금을 주장하는 종업원에게 있다.

원고는 피고가 경쟁사의 특허를 침해하고 있더라도, 이 사건 각 FRAND 선언 특허를 보유하는 것만으로도 경쟁사가 피고에 대한 특허침해 주장을 스스로 단념하여 피고의 특허침해를 묵인하게 된다고 주장하나, 이를 인정할 아무런 증거가 없다.

원고는 피고가 경쟁사와 이 사건 각 FRAND 선언 특허를 대상 특허로 포함하는 크로스 라이선스 계약을 체결함으로써 경쟁사가 보유한 관련 특허들을 별도의 실시료 지급 없이 혹은 기존보다 낮은 실시료로 실시할 수 있었고, 이는 이 사건 각 FRAND 선언 특허를 활용하여 원래 피고가 경쟁사에 지급하였어야 하는 실시료의 지급을 면하거나 감액 받는 이익을 얻은 것이므로, 이러한 이익은 모두 피고가 이 사건 각 FRAND 선언 특허를 배타적.독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻은 사용자의 이익에 해당한다고 주장한다. 그러나 아래와 같은 사정들에 비추어 보면 피고가 이 사건 각 FRAND 선언 특허를 활용하여 원래 피고가 경쟁사에 지급하였어야 하는 실시료의 지급을 면하거나 감액 받는 이익을 얻었다고 인정하기 어렵고, 설령 그와 같은 이익을 얻었다고 하더라도 구체적인 이익액을 특정할 수 없으므로, 원고의 위 주장을 받아들이기는 어렵다.

피고가 이 사건 각 FRAND 선언 특허를 활용하여 경쟁사와 크로스 라이선스 계약을 체결한 내역 및 각 계약에서 라이선스 대상이 되는 특허의 현황과 계약조건 등 구체적인 계약 내용이 전혀 특정되지 않았다. 원고는 피고가 15개의 휴대폰 제조사<19>, 2개의 휴대폰 부품 제조사<20>, 3개의 기타 관련 회사<21>와 이 사건 각 FRAND 선언 특허를 활용하는 크로스 라이선스 계약을 체결하였고 주장하면서 관련 인터넷 뉴스기사(갑 제34 내지 42호증)와 피고의 2020년도 사업보고서(갑 제43호증)를 증거로 제출하였다. 그러나 이러한 증거들만으로는 피고가 I, AB, AA 등 다수의 회사와 크로스라이선스 계약을 체결하였다는 개략적인 사실만을 인정할 수 있을 뿐이고, 달리 각각의 크로스 라이선스 계약의 대상에 이 사건 각 FRAND 선언 특허가 포함되는지 여부나 그 계약 조건 등을 알 수 있는 증거가 없다.

더욱이 원고는 위와 같은 다수의 크로스 라이선스 계약을 통하여 피고가 얻은 사용자 이익액과 그중 이 사건 각 FRAND 선언 특허로 인하여 얻은 사용자 이익액이 얼마인지에 관하여 구체적인 주장.증명을 하지도 아니하였다.

한편 직무발명보상금 산정의 기초가 되는 ‘사용자의 이익’은 직무발명과 ‘상당인과관계’가 있는 범위 내의 이익으로 제한된다. 그런데 피고가 체결한 크로스 라이선스 계약은 광범위한 기술.사업 영역에서 포괄적으로 체결되었거나 적어도 이동통신기술 분야와 같은 일정한 범위의 기술 영역에서 포괄적으로 체결되었고, 그 과정에서 라이선스 대상 특허의 현황 및 가치뿐만 아니라 계약 당사자들의 사업 규모, 매출액, 관련 기술 분야에서의 지위와 영향력, 계약 체결 전후의 시장 변화, 당사자들의 관계 등 다양한 기술상.경영상 요소가 고려되었을 것으로 보인다. 더욱이 피고가 체결한 위와 같은 포괄적 크로스 라이선스 계약에서는 적어도 피고가 보유하고 있거나 보유할 것이 예정된 수천 건 내지 수만 건<22>의 특허들이 라이선스 대상에 포함되므로 특별한 사정이 없는 한 개별적인 특허의 가치에 기초하여 크로스 라이선스 계약의 조건을 정하지도 않았을 것으로 보인다. 따라서 이러한 사정들에 비추어 보면, 설령 피고가 이 사건 각 FRAND 선언 특허를 대상으로 하여 구글 등 다수의 회사와 크로스 라이선스 계약을 체결하였다고 보더라도, 이 사건 각 FRAND 선언 특허가 표준필수특허에 해당하여 계약 상대방이 해당 특허발명을 실시하였다는 등의 추가적인 정황이 없는 한 단순히 이 사건 각 FRAND 선언 특허가 포괄적 크로스 라이선스 계약 대상에 포함되어 있다는 사정만으로는 피고가 위 특허와 상당인과관계 있는 배타적.독점적 이익을 얻게 되었다고 단정하기 어렵다.

원고는 피고가 C과의 크로스 라이선스 계약 협상 과정에서 2008. 3. 20. C에게 발송한 이메일(갑 제70호증)에서 이 사건 제34 내지 36 FRAND 선언 특허가 피고의 대표 특허로 제시된 점을 들어 피고가 경쟁사들과 체결한 위와 같은 크로스 라이선스 계약에서도 이 사건 각 FRAND 선언 특허를 적극적으로 활용하였을 것이라는 취지로 주장한다. 그러나 피고가 2008년경 C과의 크로스 라이선스 계약 갱신을 위한 협상의 초기 단계에서 제시했던 30건의 특허들 가운데 3건이 이 사건 제34 내지 36 FRAND 선언 특허로 확인된다는 사정만으로 곧바로 해당 특허들과 최종적인 계약조건 사이의 상당인과관계를 인정하기는 어렵다. 나아가 피고가 C 이외의 경쟁사들과 체결한 크로스 라이선스 계약에서 이 사건 각 FRAND 선언 특허를 제시 특허나 대표 특허로 활용하였다고 볼 만한 자료도 없는데다가, C과의 크로스 라이선스 계약 갱신 이후 영국, 독일 등에서 진행된 피고와 J 사이의 특허침해 소송에서 2013년경 이 사건 제34FRAND 선언 특허(이 사건 제2 소송활용 특허)에 대한 무효 판단이 이루어지기도 하였던 점까지 고려하면, 원고의 위 주장은 받아들이기 어렵다.

표준필수특허 해당 여부 원고는 이 사건 각 FRAND 선언 특허 중 이 사건 제6 FRAND 선언 특허(US N, 이하 ‘N 특허’라고만 한다)와 이 사건 제34 FRAND 선언 특허(US O, 이하 ‘O 특허’라고만 한다)가 표준필수특허에 해당한다고 주장하고 있기는 하다. 그러나 원고는 N 특허의 청구항 제1항의 개별 구성요소가 3GPP TS 25.214V4.0.0 표준 규격의 6.2 부분의 특정 문장에, O 특허의 청구항 제1항의 개별 구성요소가 3GPP TS 25.212 V4.0.0 표준 규격의 4.2.2.1 및 4.2.2.2 부분의 특정 문장에 각각 대응된다고 막연히 주장하고 있을 뿐이고,<23> 위 각 표준 규격의 해당 부분의 기술적 의미나 사용된 기술적 용어에 대하여는 아무런 설명을 하지 않아 제출된 주장과 증거만으로는 이들이 특허의 개별 구성요소에서 사용하고 있는 기술적 개념이나 용어와 동일한 것인지를 알기 어려우며, 위 각 특허별 청구항의 구성요소들 사이의 유기적 결합관계까지 위 각 표준 규격의 해당 부분에 그대로 포함되어 있는지에 대하여는 별다른 주장.증명을 하지 않고 있으므로, 위 각 특허가 원고 주장의 표준 규격에 부합하는지를 판단하기 위한 최소한의 구성 대비조차 이루어지지 않았다고 봄이 상당하다. 따라서 이 부분 원고의 주장은 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.

소결론 결국 N 특허와 O 특허는 표준필수특허에 해당한다고 볼 수 없고, 원고가 제출한 증거들만으로는 피고가 이 사건 각 FRAND 선언 특허에 대하여 FRAND 선언을 함으로써 경쟁사들과의 크로스 라이선스 계약에서 실시료를 감면받는 등의 배타적.독점적 이익이 발생한 사실 및 그 이익액을 인정할 수도 없다. 따라서 피고가 이 사건 각 FRAND 선언 특허를 보유함으로써 어떠한 배타적.독점적 이익을 얻었음을 전제로 하는 원고의 직무발명보상금청구는 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.

피고는 2006. 7. 6. I을 상대로 미국 AE(AE, 이하 ‘AE’라 한다)에 이 사건 각 소송활용 특허에 기초한 특허침해 조사 신청(사건번호: AF, 이하 ‘이 사건 AE 분쟁’이라 한다)을 하였다.

피고는 I과 위 AE 분쟁을 지속하던 중 최종 판정이 내려지기 전에 합의하여 특허침해 조사 신청을 취하하였다.

피고는 2011. 4. 27. J을 상대로 미국 연방지방법원(Federal District Court)에 별지 3 목록 순번 2 기재 특허(이하 ‘이 사건 제2 소송활용 특허’라 한다)에 기초한 특허침해 소송(사건번호: AG, 이하 ‘이 사건 미국 특허침해 소송’이라 한다)을 제기하였다.

피고와 J은 2018. 6.경 합의하여 피고가 J을 상대로 제기한 위 특허침해 소송과 J이 피고를 상대로 제기한 특허침해 소송 등 양 당사자가 미국에서 진행 중인 모든 소송을 취하하였다.

피고가 이 사건 각 소송활용 특허를 소송 등에 활용함으로써 배타적.독점적 이익을 얻었는지 여부 그러나 앞서 든 증거 및 변론 전체의 취지에 의하여 알 수 있는 아래와 같은 사정들에 비추어 보면, 원고가 제출한 증거만으로는 피고가 이 사건 각 소송활용 특허를 소송에 활용함으로써 결과적으로 I, J에 지급하여야 할 실시료를 절감하는 등 배타적. 독점적 이익을 얻었다고 인정하기 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 피고가 이 사건 각 소송활용 특허를 소송에 활용함으로써 어떠한 배타적.독점적 이익을 얻었음을 전제로 하는 원고의 직무발명보상금청구 역시 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.

피고가 I, J을 상대로 이 사건 각 소송활용 특허의 침해를 주장하면서 특허침해 소송을 제기하거나 AE 특허침해 조사 신청을 한 것만으로는 어떠한 실질적인 이익을 얻었다고 볼 수는 없다.

원고는 피고가 이 사건 각 소송활용 특허에 기초하여 I을 상대로 AE 특허침해 조사 신청을 하였고, J을 상대로 특허침해 소송을 제기하였다는 사실 이외에는 해당 사건들의 경과나 위 각 특허가 개별 사건에서 구체적으로 어떻게 활용되었는지에 관한 별다른 주장.증명을 하지 아니하였다.

피고와 I 사이에 이 사건 AE 분쟁과 관련하여 어떠한 합의가 있었는지 알 수 있는 아무런 자료가 없다. 원고는 이 사건 AE 분쟁과 관련된 합의로 피고와 I 사이에 라이선스 계약이 체결되었다고 주장하나, 위 라이선스 계약의 체결 여부나 계약 조건을 알 수 있는 자료도 없다.

피고와 J 사이에 2018. 6.경 이 사건 미국 특허침해 소송을 포함하여 미국에서 진행 중인 모든 소송을 취하하기로 하는 합의가 있었던 사실은 인정되나, 당사자들 사이에서 실시료 내지 보상금을 지급하기로 정하였는지 여부나 그 범위와 같은 소취하 합의의 구체적인 내용을 알 수 있는 아무런 자료가 없다. 더욱이 이 사건 미국 특허침해 소송은 J이 2011. 4. 피고를 상대로 먼저 디자인특허 등에 대한 침해 소송을 제기한 이후 그에 대응하는 과정에서 제기된 것으로 보이는 점, 이 사건 미국 특허침해 소송과 마찬가지로 피고가 독일, 영국 등에서 J을 상대로 이 사건 제2 소송활용 특허 등의 침해<24>를 주장한 사건에서는 특허에 무효사유가 있다는 판단이 내려지거나 J이 특허를 침해하지 않았다는 판단이 내려지기도 하였던 점, J이 피고를 상대로 제기한 디자인특허 등에 대한 침해 소송에서 미국 법원 배심원단은 피고가 J의 디자인 특허 등을 침해하였다면서 수억 달러에 달하는 막대한 금액의 손해배상액을 인정한 반면, 피고가 J을 상대로 제기한 이 사건 미국 특허침해 소송이나 다른 관련 소송에서는 J이 피고의 특허를 침해하였다고 인정하지 않거나 인정한 경우에도 수십만 달러의 상대적으로 낮은 금액의 손해배상액을 인정하였던 것으로 보이는 점 등을 고려하면, 피고와 J 사이의 소취하 합의에서 피고가 이 사건 제2 소송활용 특허를 활용하여 실질적인 이익을 얻은 것으로 보이지는 않는다.