서울중앙지방법원 2024. 4. 11. 선고 2022가합515199 판결

당사자들의 지위

피고는 전자·통신 · 전기 · 기타기계기구의 제작 및 판매업 등을 영위하는 회사이다.

원고는 2006. 4. 17. 피고에 입사하여 MC(Mobile Communication) 사업본부에서 연구원으로 근무하다가 2012. 6. 1. 퇴사한 사람이다.

원고의 직무발명 및 피고의 특허출원·등록

원고는 피고에 재직하면서 이동 통신 단말기의 UI(User Interface)/UX(U「ser Experience) 관련 기술을 연구·개발하였고, 그 과정에서 피고에 함께 재직하였던 D, E과 공동으로 'F'라는 명칭의 발명(이하 '이 사건 제1 직무발명'이라 한다)을 완성하였고, 피고에 함께 재직하였던 원고보조참가인과 공동으로 'G'이라는 명칭의 발명(이하 '이 사건 제2 직무발명'이라 하고, 이 사건 제1, 2 직무발명을 통틀어 '이 사건 각 직무발명'이라 한다)을 완성하였다.

피고는 2006. 9. 6. 원고 및 원고보조참가인으로부터 이 사건 제2 직무발명에 관하여, 2007. 2. 9. 원고, D, E으로부터 이 사건 제1 직무발명에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 다음 아래 표 기재와 같이 이를 국내·외에서 특허출원하여 특허권의 등록을 받았다(이하 아래 표 순번에 따라 '이 사건 제○ 특허발명'과 같이 지칭하고, 아래 표 특허발명들을 모두 합하여 '이 사건 각 특허발명'이라 한다).<1> 이 사건 제2 특허발명의 청구범위는 별지 1과 같고 이 사건 제4 특허발명의 청구범위는 별지 2와 같으며 이 사건 제5 특허발명의 청구범위는 별지 3과 같다.

피고의 특허 양도

이후 피고는 이 사건 양도계약에 따라 AI에 이 사건 제1 내지 3특허발명의 특허권<5>을 이전하여 주었다.

원고의 주장

이 사건 제1 내지 3 특허발명의 특허권 양도와 관련된 처분보상금

타사실시보상금 주장에 대하여

처분보상금 발생 여부

주위적 산정방법에 따른 처분보상금의 산정

산정방법

사용자의 이익

이 사건 제1 내지 3 특허발명의 특허권 처분으로 인한 사용자의 이익 산정의 기초

관련 법리

그랜트백 라이선스 조항에 따른 초과 이익 존재 여부

이 사건 제1 내지 3특허발명이 불용특허에 해당하여 그 특허권의 처분으로 인한 사용자의 이익이 존재하지 않는지 여부

원고와 AI측<9> 사이에 양도계약서(을 제9호증)가 작성된 것으로 인정되는 이상 특별한 사정이 없으면 위 양도계약서에 기재된 문언대로 원고와 AI측 사이에 합의가 성립한 것으로 보아야 한다.

피고는 H 이 사건 제1 특허발명을 국내에서 먼저 특허출원한 다음, 이를 우선권 주장의 기초<10>로 하여 2008. 3.경 미국과 유럽에 이 사건 제2, 3 특허발명을 특허출원하였다. 이 사건 제1 특허발명은 J에, 이 사건 제3 특허발명은 U에 비로소 특허권의 등록을 받은 점에 비추어 보면, 피고는 이 사건 제1 내지 3특허발명의 특허출원 및 특허권 등록을 위하여 상당한 비용과 노력을 들였을 것으로 보인다.

피고의 주장에 따르더라도, 이 사건 양도계약 체결을 위하여 AI측은 피고에게 양도 대상이 되는 특허권을 선정할 기술 분야에 관한 목록을 제공하였고, 이에 대하여 피고는 휴대폰 단말기, HMD 등의 분야에서 15건의 특허권을 선정하여 제시하였는데, AI측이 추가로 특허를 제시해달라고 요청하여 피고가 OLED, UI 분야에서 2차로 10건, 3차로 5건을 추가로 선정하여 제시하였고, 최종적으로 AI측이 피고의 제안을 수용하여 피고가 29건<11>의 패밀리 특허를 AI에 양도하기로 하였다는 것이다. 이와 같은 양도 대상 특허권 선정 과정 등에 비추어 보면 적어도 AI측은 이 사건 제1 내지 3 특허발명을 포함한 양도 대상 특허권들에 대하여 일정한 가치를 인정하였다고 볼 수 있다.

이 사건 양도계약 체결에 관여한 AI의 수석특허책임자(Chief Patent Counsel) AM의 진술서에 의하더라도, 이 사건 양도계약의 체결 및 그에 따른 실시료의 감액 과정에서 이 사건 제1 내지 3 특허발명을 포함한 양도 대상 특허권들의 가치가 비록 '작더라도' 일정 부분 고려되었던 것으로 보인다.

종업원(발명자)의 공헌도: 10%

종업원(발명자)의 공헌도는 해당 발명을 완성하는 데 발명자가 창조적으로 기여한 정도를 의미하므로, 이를 산정할 때에는 사용자의 공헌요소와 종업원의 공헌요소를 모두 종합하여 판단해야 한다. 구체적으로 ① 직무발명의 계기와 과정, ② 발명자의 학력, 경력, 보유기술, ③ 사용자의 인적, 물적 지원 여부와 수준, ④ 사용자가 보유한 관련 기술이나 특허, 연구시설 및 자재 등 해당 직무발명이 완성되기까지 발명자 및 사용자 측이 관여한 모든 사정을 종합적으로 판단하여 정하여야 한다.

앞서 든 증거 및 변론 전체의 취지에 의하여 알 수 있는 아래와 같은 사실 내지 사정을 종합하여, 이 사건 제1 내지 3 특허발명의 기초가 된 이 사건 제1 직무발명에 대한 종업원(발명자)의 공헌도는 10%로 정한다.

원고는 피고의 MC(Mobile Communication) 사업본부에서 연구원으로 근무하면서 이동 통신 단말기의 UI(User Interface)/UX(U「ser Experience) 관련 기술의 연구 ·개발 업무를 담당하였다.

이 사건 제1 직무발명 및 이를 기초로 한 이 사건 제1 내지 3특허발명은 결국 이동 통신 단말기에서 터치스크린에 구현된 터치 방식의 메뉴를 이용하여 편리한 사용자 인터페이스 메뉴 환경을 구현하는 방법에 관한 발명으로, 이동 통신 단말기의 사용자 인터페이스 또는 그 사용 방법에 관한 것이다. 일반적으로 이러한 종류의 직무발명은 그 성격상 특별한 실험장비나 연구시설을 크게 필요로 하지 않고, 발명자의 독창적 아이디어나 능력의 의존도가 높다는 특성이 있다.

다만 피고는 이동 통신 단말기 등 전자제품을 제조하는 회사로서 오랜 기간 동안 축적된 관련 경험, 기술력 및 노하우 등을 보유하고 있었고, 연구원이 연구를 전담할 수 있는 인적구성 및 업무환경을 조성하였다. 피고는 연구원에게 위와 같은 환경에서 연구에 전념하는 것에 대한 대가로 임금을 지급하였다.

단말기의 사용자환경 또는 사용방법과 관련된 직무발명은 해당 발명을 실제 권리화하고 유지하는 데에 사용자의 능력이 중요하고, 특히 이러한 발명을 실제 제품에 적용하여 실시하거나 제조 또는 양산함으로써 독점적인 경제적 이익을 창출하기까지는 상당한 비용과 노력이 필요하다.

공동발명자들 사이에서의 원고의 기여율: 25%

보상금의 구체적 산정: 4,621,964원

예비적 산정방법에 따른 처분보상금의 산정<16>

원고의 주장

판단

근로기준법 제94조 제1항 단서에서 정한 취업규칙의 불이익 변경이란 사용자가 종전 취업규칙 규정을 개정하거나 새로운 규정을 신설하여 근로조건이나 복무규율에 관한 근로자의 기득권 · 기득이익을 박탈하고 근로자에게 저하된 근로조건이나 강화된 복무규율을 일방적으로 부과하는 것을 말한다(대법원 1993. 8. 24. 선고 93다17898 판결 등 참조). 취업규칙의 변경이 근로자에게 불이익한지 여부를 판단할 때 근로조건을 결정짓는 여러 요소 중 한 요소가 불이익하게 변경되더라도 그와 대가관계나 연계성이 있는 다른 요소가 유리하게 변경되는 경우라면 그와 같은 사정을 종합적으로 고려하여야 한다(대법원 2004. 1. 27. 선고 2001다42301 판결, 대법원 2022. 3. 11. 선고 2018다255488 판결 등 참조).

앞서 든 증거, 을 제56 내지 58호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면, 피고가 1998. 1. 1. 개정· 시행한 1998년 보상규정에서, 피고의 명의로 등록된 등록권리를 유상으로 양도한 경우 양도금 등 처분이익의 20%에 해당하는 금액으로 1억 원을 초과하지 아니하는 처분보상금을 직무발명보상 심의위원회의 의결로서 결정하여 발명자에게 지급하도록 정하고 있었던 사실<17>, 이후 피고가 2006. 9. 4. 개정·시행한 2006년 보상규정에서는 피고의 명의로 등록된 등록권리를 유상으로 양도한 경우 피고가 얻은 수익에서 발명자의 기여도에 따른 비율에 해당하는 실시료 수익 보상금을 전사 직무발명 심의위원회 또는 전사 기술경영회의의 심의를 거쳐 지급할 수 있도록 하는 한편, 동일한 특허로 보상 받을 수 있는 총 보상금의 한도를 3억 원으로 정하였던 사실<18>이 인정된다.

위 인정 사실을 앞서 본 법리에 비추어 살피건대, 원고의 주장과 같이 피고의 1998년 보상규정이 근로조건에 관한 준칙의 내용을 담고 있는 것으로서 취업규칙에 해당한다고 가정하더라도, 처분이익의 20%로 산정비율이 고정되어 있었던 것에 비해 발명자의 기여도에 따라 20%를 넘는 산정비율을 적용받을 수 있게 되었고, 처분보상금의 상한 역시 1억 원에서 최대 3억 원으로 증액된 2006년 보상규정이 1998년 보상규정에 비하여 근로자에게 불이익한 변경에 해당한다고 보기는 어려우므로, 2006년 보상규정에서의 처분보상금에 관한 규정이 1998년 보상규정에 비하여 근로자에게 불이익하게 변경되었음을 전제로 하는 원고의 이 부분 주장은 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.

소결론

주위적 산정방법에 따른 타사실시보상금의 발생 여부

관련 법리

판단

제1 예비적 산정방법에 따른 타사실시보상금의 발생 여부

원고는, 이 사건 제2, 4, 5 특허발명이 피고와 AJ 등 경쟁사들 사이의 명시적 또는 묵시적 크로스 라이선스<20>에 활용되었고, 그로 인하여 피고는 위 경쟁사들의 특허를 실시함에 따라 지급하여야 하는 실시료를 절감하는 이익을 얻었으므로, 이러한 사용자 이익에 기초하여 서울중앙지방법원 2017. 2. 9. 선고 2016가합503454 판결의 산정방법에 따라 산정한 직무발명보상금 321,919,825원 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다고 주장한다.

그러나 앞서 든 증거 및 변론 전체의 취지에서 알 수 있는 아래와 같은 사정에 비추어 보면, 원고가 제출한 증거만으로는 피고가 AJ 등 경쟁사들로부터 이 사건 제2, 4, 5 특허발명과 상당인과관계 있는 실시료 감면의 이익을 얻었다고 인정하기 어렵고 설령 그와 같은 이익을 얻었다고 하더라도 구체적인 이익액을 특정할 수도 없다. 따라서 원고의 이 부분 주장은 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.

피고가 이 사건 제2, 4, 5 특허발명을 활용하여 경쟁사들과 크로스 라이선스 계약을 체결한 내역 및 각 계약에서 라이선스 대상이 되는 특허의 현황과 계약조건 등 구체적인 계약 내용이 전혀 특정되지 않았다. 원고 주장과 같이 피고가 AJ 등 21개의 경쟁사들과 크로스 라이선스 계약을 체결하였고 그 대상이 되는 특허들 중에 이 사건 제2, 4, 5 특허발명이 포함되어 있다고 보더라도, 위 각 크로스 라이선스 계약의 구체적인 내용을 알 수 없는 이상 해당 크로스 라이선스 계약으로 인하여 피고가 실질적인 이익을 얻었는지, 얻었다면 그 이익액이 얼마인지 판단할 수는 없다.

직무발명보상금 산정의 기초가 되는 '사용자의 이익'은 직무발명과 '상당인과관계'가 있는 범위 내의 이익으로 제한된다. 그런데 피고가 체결한 크로스 라이선스 계약은 광범위한 기술·사업 영역에서 포괄적으로 체결되거나 적어도 특정 기술 영역에서 포괄적으로 체결되었고, 그 과정에서 라이선스 대상 특허의 현황 및 가치뿐만 아니라 계약 당사자들의 사업 규모, 매출액, 관련 기술 분야에서의 지위와 영향력, 계약 체결 전후의 시장 변화, 당사자들의 관계 등 다양한 기술상·경영상 요소가 고려되었을 것으로 보인다. 더욱이 피고가 체결한 위와 같은 포괄적 크로스 라이선스 계약에서는 피고가 보유하고 있거나 보유할 것이 예정된 수천 건 내지 수만 건의 특허들이 라이선스 대상에 포함되므로 특별한 사정이 없는 한 개별적인 특허의 가치에 기초하여 크로스 라이선스 계약의 조건을 정하지도 않았을 것으로 보인다. 따라서 이러한 사정들에 비추어 보면, 피고가 AJ 등 21개의 경쟁사들과 체결한 크로스 라이선스 계약의 대상 특허들 중에 이 사건 제2, 4, 5 특허발명이 포함되어 있다고 보더라도 그와 같은 사정만으로는 곧바로 피고가 위 특허와 상당인과관계 있는 배타적·독점적 이익을 얻게 되었다고 단정하기 어렵다.

한편 원고는 피고가 경쟁사들의 특허를 침해하고 있더라도, 피고가 이 사건 제2, 4, 5 특허발명의 특허권을 보유하고 있으므로 경쟁사들이 피고에 대한 특허침해 주장을 스스로 단념하여 피고의 특허침해를 묵인하게 된다고 주장하나, 이를 인정할 아무런 증거가 없다.

제2 예비적 산정방법에 따른 타사실시보상금의 발생 여부

원고는, AJ 등 경쟁사들이 이 사건 제2, 4, 5 특허발명을 실시하였으므로 피고가 원고에게 2006년 보상규정에 따라 산정한 전략특허 보상금 7,500,000원<21> 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있고, 피고가 AJ 등 경쟁사들과 이 사건 제2, 4, 5 특허발명이 포함된 크로스 라이선스 계약을 체결함으로써 위 경쟁사들에 지급하여야 할 실시료를 절감하는 이익을 얻었으므로 원고에게 2006년 보상규정에 따라 산정한 실시료 절감 보상금 157,500,000 원<22> 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다고 주장한다.

앞서 든 증거 및 변론 전체의 취지에 의하면, 2006. 9. 4. 개정·시행된 피고의 2006년 보상규정에서, 피고의 명의로 등록된 특허 중 국내외 표준에 채택되었거나, 타사가 사용 중인 사실이 자료로써 입증된 특허에 대하여 전사 직무발명 보상 심의위원회의 심의를 거쳐 전략특허 보상을 실시할 수 있고<23>, 피고의 명의로 등록된 특허를 활용하여 타사에 지불해야 할 특허 실시료를 실질적으로 절감하는 경우에 전사 직무발명 보상 심의위원회의 심의를 거쳐 크로스 라이선스 계약 업체마다의 절감 이익을 평가하여 실시료 절감 보상금을 지급할 수 있으나 포괄적 크로스 라이선스에 대하여는 보상하지 않는다고 정하고 있던 사실<24>이 인정된다.

위 인정 사실에 의하면, 피고의 2006년 보상규정에 따른 전략특허 보상은 피고의 명의로 등록된 특허가 국내외 표준에 채택되었거나 타사가 사용 중인 사실이 자료로 입증되는 경우에 피고가 전사 직무발명 보상 심의위원회의 심의를 거쳐 지급할 수 있는 것이다. 따라서 설령 원고의 주장과 같이 이 사건 제2, 4, 5 특허발명이 AJ의 스마트폰 제품에 실시되었다고 보더라도 피고가 전사 직무발명 보상 심의위원회를 거쳐 보상액을 결정하지 아니한 이상 피고에게 구체적인 보상금 지급 의무가 발생한다고 보기 어렵다. 나아가 원고가 제출한 증거만으로는 이 사건 각 직무발명이 피고의 전사직무발명 보상 심의위원회에서 S급의 전략특허로 판정받을 수 있다고 인정하기 부족하고 달리 이를 인정할 증거도 없으므로, 이를 전제로 전략특허 보상금의 지급을 구하는 원고의 이 부분 주장은 이유 없다.

또한 위 인정 사실에 의하면, 피고의 2006년 보상규정에 따른 실시료 절감 보상금 역시 피고의 명의로 등록된 특허를 활용하여 크로스 라이선스 계약 등을 체결함으로써 타사에 지불해야 할 특허 실시료를 실질적으로 절감하는 경우에 피고가 전사 직무발명 보상 심의위원회의 심의를 거쳐 그 절감 이익에 대하여 평가한 다음 지급할 수 있는 것이다. 그런데 피고가 AJ 등 21개의 경쟁사들과 크로스 라이선스 계약 내지 포괄적 크로스 라이선스 계약을 체결하였다고 보더라도, 앞서 4.나.2)항에서 살펴본 바와 같이 원고가 제출한 증거만으로는 피고가 위와 같은 크로스 라이선스 계약을 체결함으로써 실질적인 실시료 절감의 이익을 얻었다고 인정하기 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 실시료 절감 보상금의 지급을 구하는 원고의 이 부분 주장 역시 이유 없다.