서울중앙지방법원 2024. 8. 22. 선고 2022가합551690 판결

피고는 전자·통신·전기·기타기계기구의 제작 및 판매업 등을 영위하는 회사이고, 원고는 2000. 3. 22.부터 2003. 3. 24.까지 피고의 C 선임연구원으로 근무하였다.

원고는 피고에 재직하면서 피고 직원들과 공동으로 별지 1, 2 기재와 같은 직무발명(이하 '이 사건 각 직무발명'이라 한다)을 완성하였고, 피고는 이 사건 각 직무발명에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 다음 원고를 공동발명자로 하여 별지 1, 2 기재와 같이 이를 특허출원하여 특허권의 등록을 받았다(이하 별지 1, 2 기재 특허발명들을 통틀어 '이 사건 각 특허발명'이라 한다).

피고는 2009. 3. 12.부터 2016. 10. 26.까지 사이에 표준화기구인 D협회(D,이하 'D'라 한다)에 별지1 목록 기재 특허(이하 별지 1 목록 순번에 따라 '이 사건 제○ 표준특허'라 하고, 통칭하여 '이 사건 각 표준특허'라 한다)<1>에 관하여 표준특허임을 선언하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 6호증(가지번호 있는 것은 각 가지번호 포함, 이하 같다), 을 제1 내지 3호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

원고는 피고에 재직 중 이 사건 각 직무발명을 완성하여 그 특허를 받을 권리를 피고에게 승계시켜 주었고, 피고는 원고로부터 승계한 이 사건 각 직무발명을 이 사건 각 특허발명으로 특허출원하여 특허권의 등록을 받은 다음과 같은 독점적·배타적 이익을 얻었으므로 개별 이익에 기초하여 산정한 직무발명보상금을 지급할 의무가 있다. 원고는 피고에게 다음과 같은 직무발명보상금의 명시적 일부 청구로서 100,000,000원 및 이에 대한 지연손해금의 지급을 구한다.

피고는 이 사건 각 양도특허를 포함한 패밀리 특허를 E에 양도하고 그 대가로 배당이익을 지급받고, E에 지급할 실시료를 감액 받는 이익을 얻었으며 그랜트백 라이선스 조항에 따른 이익을 얻었다(원고의 2023. 11. 29. 자 준비서면 2면). 피고는 이 사건 양도계약을 통해 위와 같은 이익을 얻은 것이므로 원고에게 이 사건 각 양도특허에 관한 처분보상금을 지급하여야 한다.

따라서 피고는 원고에게 주위적으로는 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7865호로 개정되기 전의 것, 이하 '구 특허법'이라 한다) 제40조<3>에 따라 산정한 직무발명보상금을, 예비적으로는 1995. 1. 1. 개정 시행된 '직무발명 보상규정' 및 1998. 1. 1. 개정 시행된 '직무발명 보상심의 규칙'(갑 제12호증, 이하 통칭하여 '1998년 보상규정'이라 한다)에 따라 산정한 처분보상금을 지급할 의무가 있다.

이 사건 각 표준특허가 표준화기구인 D에 등재됨에 따라 피고는 이 사건 각 표준특허를 경쟁사와의 (크로스) 라이선스 계약에 활용함으로써 특허 실시료와 균형 보상금을 지급받았고, 명시적 또는 묵시적 크로스 라이선스 계약을 통한 실시료 절감의 이익을 얻었다. 따라서 피고는 원고에게 주위적으로는 '서울중앙지방법원 2017. 2. 9. 선고 2016가합503454 판결' 및 '특허법원 2023. 3. 15. 선고 2019나2084 판결'이 판시한 방법에 따라, 예비적으로는 피고가 2006. 9. 4. 개정·시행한 2006년 보상규정에 따라 산정한 직무발명보상금을 지급하여야 한다.

원고가 피고에 재직하면서 직무발명에 해당하는 이 사건 각 직무발명을 완성한 사실, 피고가 원고로부터 이 사건 각 직무발명에 관하여 특허를 받을 권리를 승계하고 이를 특허출원하여 특허권의 등록을 받은 사실 및 피고가 이 사건 각 양도특허를 E에 양도한 사실은 앞서 본 바와 같다. 따라서 피고는 특별한 사정이 없는 한 원고에게 이 사건 각 양도특허의 처분행위에 관하여 직무발명보상금을 지급할 의무가 있다.

구 특허법 제40조 제2항은 직무발명보상금의 액수를 결정함에 있어서 '그 발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익'과 '그 발명의 완성에 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도'를 고려하여야 한다고 규정하고 있으므로, 직무발명보상금을 산정할 때 일반적으로 고려하여야 할 요소는 ① 사용자가 얻을 이익, ② 종업원(발명자) 공헌도 및 ③ 공동발명자 기여율(발명자들 사이에서 원고의 기여율)이다. 따라서 이 사건에서 원고가 피고로부터 지급받아야 하는 직무발명보상금을 아래 계산식에 따라 산정한다.

사용자는 직무발명을 승계하지 않더라도 그 특허권에 대하여 무상의 통상실시권을 가지므로, 위의 '사용자가 얻을 이익'이라 함은 통상실시권을 넘어 직무발명을 독점적·배타적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 의미한다. 여기서 '사용자가 얻을 이익'은 직무발명 자체에 의하여 얻을 이익을 의미하는 것이지 수익·비용의 정산 이후에 남는 영업이익 등 회계상 이익을 의미하는 것은 아니므로 수익·비용의 정산 결과와 관계없이 직무발명 자체에 의한 이익이 있다면 사용자가 얻을 이익이 있는 것이다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 등 참조).

<5>

이 사건 각 양도특허에 대하여 공동발명자들 사이에서 원고의 기여율이 1/3이라는 점에 당사자 사이에 다툼이 없으므로, 이 사건 각 양도특허에 대한 원고의 기여도를 1/3로 정한다.

피고가 원고에게 지급하여야 할 이 사건 각 양도특허에 대한 처분보상금은 1,319,778원(= 사용자 이익액 79,180,707원 × 발명자 공헌도 5% × 발명자 기여율 1/3, 원 미만 버림)이다.

피고는 1998년 보상규정에서 피고의 명의로 등록된 등록권리를 유상으로 양도한 경우 발명자에 대하여 양도대금(처분이익)의 20%를 처분보상금으로 지급한다고 규정하여 발명자 공헌도를 20%로 정하고 있었다. 그런데 피고가 2002. 5. 1. 개정 시행한 2002년 보상규정에서는 피고의 명의로 등록된 등록권리를 유상으로 양도한 경우 발명자에 대하여 양도대금(처분이익)의 10%를 처분보상금으로 지급한다고 정함으로써 1998년 보상규정을 개정하였다. 1998년 보상규정은 일종의 취업규칙에 해당하고, 취업규칙이 근로자에게 불이익하게 변경되는 경우 근로자의 동의가 없는 한 효력이 없는데, 위와 같은 2002년 보상규정은 근로자의 동의 없이 1998년 보상규정을 근로자에게 불이익하게 변경한 것이므로 효력이 없다. 따라서 피고는 이 사건 각 양도특허의 양도로 얻은 피고의 처분이익 관련하여서도 1998년 보상규정에 따라 발명자 공헌도를 20% 정하여 산정한 처분보상금을 지급하여야 한다.

앞서 든 증거, 갑 제12호증, 을 제8호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면, 피고의 1998년 보상규정은 피고의 명의로 등록된 등록권리를 유상으로 양도한 경우 피고가 실제로 지급받은 등록발명의 양도금, 실시료 수익금 또는 권리행사 수익금에서 권리행사의 비용 및 제세공과금 등을 공제한 처분이익의 20%에 해당하는 처분보상금을 직무발명보상 심의위원회 의결을 거쳐 지급하도록 규정한 사실<7>, 이후 피고는 2002년 보상규정에서 피고가 실제로 받은 등록발명의 양도금, 실시료 수익금 또는 권리행사 수익금에서 출원, 등록 과정에서의 각종 직·간접 비용 및 권리행사의 비용, 제세공과금 등을 공제한 처분이익의 10%에 해당하는 로열티 수익 보상금을 직무발명보상 심의위원회의 의결을 거쳐 지급할 수 있도록 규정한 사실<8>을 인정할 수 있다.

관련 법률 규정의 내용과 체계 및 입법취지에 비추어 보면, 직무발명보상금청구권은 경제적 약자인 종업원등을 보호하기 위하여 '정당한 보상을 받을 권리'라는 형태로 보장되고, 한편으론 직무발명 완성사실의 통지의무 등을 통해 사용자등으로 하여금 직무발명을 승계하여 활용할 수 있는 기회를 보장함으로써, 발명 장려 및 신속하고 효율적인 권리화 등을 통한 산업의 기술 경쟁력 강화를 위한 수단으로 채택된 법정채권으로 볼 수 있다(대법원 2012. 11. 15. 선고 2012도6676 판결 참조). 그런데 법률은 소정의 요건을 충족할 경우 종업원등에게 '정당한 보상을 받을 권리'라는 추상적·포괄적인 형태의 급부청구권의 취득만을 인정하면서 그 보상금 산정의 고려요소로 '사용자 등의 이익'과 '종업원등의 공헌도'를 들고 있을 뿐이고, 그 급부청구권의 구체적 내용은 법률관계의 당사자인 사용자등과 종업원등의 협의를 거쳐 마련된 보상규정에 따라 형성될 것을 예정하고 있다. 따라서 사용자등이 위 절차규정에 따라 추상적·포괄적 급부청구권인 직무발명보상금의 보상형태나 구체적 보상액수를 결정하기 위한 기준으로서 '사용자등이 얻을 이익'의 성격에 따라 예컨대 '출원보상금, 등록보상금, 실시보상금, 처분보상금' 등의 세부 항목별로 각각의 지급요건, 시기, 절차 및 금액산정 기준 등을 보상규정으로 정하였다면 그러한 세부 항목별 보상금청구권은 법령의 규정 및 당사자 사이의 약정을 근거로 성립하는 구체적·지분적 보상금채권, 즉 약정채권이라고 볼 수 있다. 한편, 종업원등의 직무발명에 대한 보상에 관한 내용은 넓게 보아 근로자의 근로조건에 관한 규율이라고 볼 수 있으므로 위 구체적·지분적 보상금채권에 관한 보상규정 내용이 변경되어 종업원등의 권리관계나 법적 이익에 실질적으로 영향을 미친다면 취업규칙의 변경방법에 관한 근로기준법의 규정(예컨대, 불이익하게 변경할 경우 근로자 과반수의 동의요건 등)이 유추적용될 가능성이 있다(서울중앙지방법원 2022. 11. 24 선고 2019가합542450 중간판결 참조).<9>

한편 사용자가 직무발명에 관한 근무규정을 변경하였는데 그러한 변경 이전에 이미 종업원이 퇴직하였다면 그 종업원이 사용자와 사이에 변경된 근무규정을 적용하기로 합의하는 등의 특별한 사정이 없는 한 변경된 근무규정은 변경 이전에 이미 퇴직한 종업원에게는 적용되지 않는다(대법원 2024. 5. 30. 선고 2021다258463 판결 참조).

이 사건을 보건대, 원고가 주장하는 1998년 및 2002년 보상규정 공히 '피고의 명의로 등록된 등록권리를 유상으로 양도한 경우'에 처분보상금의 지급을 규율하고 있다. 원고는 2000. 3.부터 2003. 3.까지 피고에 근무하였고, 이 사건 각 양도특허는 피고 명의로 등록되었다가 2019. 9. 5. E에 양도되었다. 즉 원고의 경우 피고에 재직하던 2003년 이전 보상규정이 적용되고, 해당 규정에 의하면 피고가 등록권리를 제3자에 유상 양도한 경우 원고에게 구체적·지분적 보상금채권인 처분보상금청구권이 발생할 수 있는데, 실제로는 원고 퇴직 한참 후인 2019년 양도가 이루어졌다. 그렇다면 원고의 재직 당시에는 이 사건 각 양도특허에 관하여 법률규정에 근거한 추상적·포괄적 보상금청구권의 발생은 별론으로 하되, 보상규정에 근거한 약정채권으로서 구체적·지분적 보상금채권은 그 발생의 기초가 형성되었다고 볼 수 없다. 이처럼 구체적 법률관계 발생의 기초가 형성되지 아니한 상황에서 해당 보상규정이 변경되었다면 이를 근로자의 근로조건에 관한 규율이 변경된 것이라고 평가하기 어렵고, 달리 원고의 권리관계나 법적 이익에 실질적으로 영향을 미쳤다고 볼 수도 없다. 이와 다른 전제에서 취업규칙의 불이익변경에 해당하여 무효라는 원고 주장은 받아들일 수 없다.

그렇다면 2002년 보상규정을 적용하여 이 사건 각 양도특허에 대한 보상액을 산정하여야 하고, 2002년 보상규정은 피고가 실제로 받은 등록발명의 양도금, 실시료 수익금 또는 권리행사 수익금에서 출원, 등록 과정에서의 각종 직·간접 비용 및 권리행사의 비용, 제세공과금 등을 공제한 처분이익의 10%에 해당하는 로열티 수익 보상금을 직무발명보상 심의위원회의 의결을 거쳐 지급할 수 있도록 규정하고 있는데, 피고가 직무발명보상 심의위원회의 의결로써 결정한 이 사건 각 양도특허에 대한 보상액이 위 가. 2) 마)항에서 인정한 금액을 초과한다는 점에 관한 구체적인 주장·입증이 없다.<10> 따라서 원고의 이 부분 주장은 이유 없다.

이 사건 각 표준특허가 피고와 H, I 등 경쟁사들 사이의 명시적 또는 묵시적 크로스 라이선스에 활용되었고, 그로 인하여 실시료 수익, 균형 보상금 및 책임면제의 이익(경쟁사와의 명시적 또는 묵시적 크로스 라이선스에 활용되어서 얻은 실시료 감면액)을 얻었으므로, 피고는 이러한 사용자 이익에 기초하여 '서울중앙지방법원 2017. 2. 9. 선고 2016가합503454 판결' 및 '특허법원 2023. 3. 15. 선고 2019나2084 판결'에 따라 산정한 직무발명보상금을 지급하여야 한다.

앞서 본 바와 같이 구 특허법 제40조 제2항에 따라 직무발명보상금을 산정할 때 일반적으로 고려하여야 할 요소는 ① 사용자가 얻을 이익, ② 종업원(발명자) 공헌도 및 ③ 공동발명자 기여율(발명자들 사이에서 원고의 기여율)이고, 그에 따라 '서울중앙지방법원 2017. 2. 9. 선고 2016가합503454 판결' 및 '특허법원 2023. 3. 15. 선고 2019나2084 판결' 또한 앞서 본 계산식에 따라 직무발보상금을 산정하였다(다만, '서울중앙지방법원 2017. 2. 9. 선고 2016가합503454 판결'은 사용자의 이익을 '사용자의 매출액'에 '특허발명에 대한 합리적이고 상당한 통상실시료율'을 곱하여 산정하였다). 따라서 원고가 피고로부터 지급받아야 하는 실시보상금도 앞서 가. 2) 가)항과 같은 계산식에 따라 산정함이 타당하다.

제출된 증거를 모두 종합하여 보더라도 피고가 경쟁사들로부터 이 사건 각 표준특허와 상당인과관계 있는 균형 보상금 내지 실시료 감면의 이익을 얻었다고 인정하기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 원고의 이 부분 주장은 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.

위 인정사실에 의하면, 피고가 제3자와 이 사건 각 표준특허에 관하여 라이선스 계약을 체결하였고, 그에 따라 실시료 수익을 얻었음을 인정할 수 있고, 그에 따라 피고가 원고에게 지급하여야 하는 직무발명보상금은 적어도 합계 32,490,000원(=)<11>임을 인정할 수 있다(한편, 주위적 산정방법에 따라 산정한 직무발명보상금을 초과하는 부분은 예비적 산정방법에 따르더라도 그에 따른 직무발명보상금이 위 인용 범위를 초과한다고 볼 만한 증거가 없으므로, 위 청구에 대해서는 더 나아가 판단하지 아니한다).

직무발명보상금청구권의 소멸시효 기산점은 일반적으로는 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 종업원으로부터 승계한 시점이고, 예외적으로 회사의 근무규칙 등에 직무발명보상금의 지급 시기를 정하고 있는 경우에는 그 시기가 도래한 시점이다. 원고는 피고가 이 사건 각 표준특허를 포함한 표준특허들을 보유함에 따라 경쟁사와의 크로스 라이선스 계약 체결 또는 경쟁사의 묵인 등을 얻어내는 등의 이익을 얻었다고 주장하고 있고, 이는 '포괄적 크로스 라이선스로 인한 이익'에 해당한다. 그런데 피고의 2006년 보상규정은 '기업간의 포괄적 크로스 라이선스에 대하여는 보상하지 아니한다'고 규정<12>하고 있는바, 지급요건, 금액산정 기준 및 지급시기 등이 구체적으로 규정되어 있지 않는 경우에 해당한다. 따라서 원고의 직무발명보상금청구권에 대한 소멸시효는 피고가 직무발명을 승계한 시점부터 진행되고, 그 시점은 늦어도 원고의 퇴사일인 2003. 3. 24. 이전이라 할 것인데, 이 사건 소는 그로부터 10년이 지난 2022. 9. 21. 제기되었으므로, 원고 주장의 직무발명금보상청구권은 시효 완성으로 소멸되었다.

직무발명보상금청구권은 일반채권과 마찬가지로 10년간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성하고, 기산점은 일반적으로 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 종업원한테서 승계한 시점으로 보아야 하나, 회사의 근무규칙 등에 직무발명보상금 지급시기를 정하고 있는 경우에는 그 시기가 도래할 때까지 보상금청구권 행사에 법률상 장애가 있으므로 근무규칙 등에 정하여진 지급시기가 소멸시효의 기산점이 된다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 참조).

따라서 피고는 원고에게 이 사건 각 특허발명에 관한 직무발명보상금으로 합계

각 피고가 그 이행의무의 존재 여부나 범위에 관하여 다투어 볼 만하다고 여겨지는 이 판결 선고일인 2024. 8. 22.까지는 민법이 정한 연 5%의, 그다음 날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법이 정한 연 12%의 각 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있다(구 특허법은 직무발명에 대한 보상원칙을 규정하면서 그 이행기를 규정하지 않았고, 피고의 직무발명 보상규정 및 직무발명 보상심의 규칙에도 별도로 구체적인 이행기를 정하고 있지 않다. 이처럼 이행기에 관하여 별도의 정함이 없는 이상 직무발명보상금 채권은 이행기의 정함이 없는 채권에 해당하므로, 민법 제387조 제2항에 따라서 피고는 이행청구를 받은 때, 즉 이행청구를 받은 날의 다음 날부터 지체책임을 진다고 봄이 타당하다. 원고는 직무발명보상금 전액에 관하여 이 사건 소장 부본 송달 다음 날부터의 지연손해금을 구하나, 피고가 2023. 12. 20. 자 이메일에서 통지한 직무발명보상금 990,000원에 대하여는 위 직무발명보상금의 기초가 되는 실시료 수익이 2022. 6.경부터 위 직무발명보상금 산정을 위한 보상등급 평가위원회가 개최된 2023. 10. 11.까지 사이에 발생한 것으로 보일 뿐 이 사건 소 제기 이전에 발생하였다고 단정할 만한 증거가 없으므로, 위 실시료 수익에 관한 직무발명보상금의 지급을 구하는 의사가 담긴 것으로 볼 수 있는 원고의 2024. 3. 6. 자 준비서면이 피고에게 송달된 다음 날인 2024. 3. 7.부터 지체책임을 진다고 봄이 타당하다).

그렇다면 원고의 청구는 위 인정범위 내에서 이유 있으므로 이를 인용하고, 나머지 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 박찬석(재판장) 조현우 이경효