특허법원 2026. 1. 15. 선고 2024나10591 판결

당사자들의 지위 피고는 전자 · 전기 · 기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제작 및 판매업 등을 영위하는 회사이고, 원고는 1984. 12. 26. 피고에 입사하여 2009. 3. 15. 퇴사할 때까지 피고의 연구원으로 근무하였던 사람이다.

직무발명 및 특허등록

원고는 피고의 연구원으로 근무하던 중 다른 피고의 직원들(이하 원고와 공동발명자에 해당하는 다른 피고의 직원들을 모두 합하여 '원고 등'이라 한다)과 함께 [별지1], [별지 2], [별지 3] 기재 각 특허에 관한 발명<1>을 완성하였다(이하 [별지 1], [별지2], [별지 3] 기재 각 특허에 관한 발명을 모두 합하여 '이 사건 각 직무발명'이라 한다).

피고는 이 사건 각 직무발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리를 원고 등으로부터 승계한 다음 원고 등을 공동발명자로 하여 [별지 1], [별지 2], [별지 3] 기재와 같이 미국 등 여러 국가에서 특허출원하여 등록을 받았다 다. 피고의 특허에 관한 권리 양도 1) 피고는 2009. 11.경 C(C, 이하 'C'이라고만 한다)와 사이에 [별지 1] 목록 제1항 내지 제3항 기재 각 특허(이하 '이 사건 제1 내지 3 양도특허'라 한다)를 C에 양도하는 내용이 포함된 크로스 라이선스 계약을 체결하였고, 2009. 11. 27. 위 계약에 따라 이 사건 제1 내지 3 양도특허가 C에게 양도되었다.

피고는 2010년경 D(D, 이하 'D'라 한다)과 사이에 [별지 1] 목록 제4항 기재 각 특허(이하 '이 사건 제4 양도특허'라 한다)를 D에 양도하는 내용이 포함된 크로스 라이선스 계약을 체결하였고, 2010. 9. 10. 위 계약에 따라 이 사건 제4 양도특허가 D에 양도되었다.

피고는 2018년경 E(E, 이하 'E'라 한다)와 사이에 [별지 1] 목록 제5항 기재 특허 (이하 '이 사건 제5 양도특허'라 한다)를 E에 양도하는 내용이 포함된 크로스 라이선스 계약을 체결하였고, 2018. 12. 20. 위 계약에 따라 이 사건 제5 양도특허가 E에 양도되었다.

피고는 2019년경 F(F, 이하 'F'라 한다)와 사이에 [별지 1] 목록 제6항 기재 특허(이하 '이 사건 제6 양도특허'라 한다)를 포함한 70건의 특허를 양도하고 이를 통하여 미화 4,000만 달러(이하 '달러'는 모두 미화를 가리킨다)의 이익을 얻는 내용이 포함된 계약을 체결하였고, 2019. 4. 11. 위 계약에 따라 이 사건 제6 양도특허가 F에 양도되었다(이하 이 사건 제1 내지 6 양도특허를 통틀어 '이 사건 각 양도특허'라 한다).

피고의 표준특허 선언 피고는 2003. 9. 19.부터 2018. 10. 29.까지 사이에 표준화기구인 G단체(G, 이하 'G'라 한다)와 H단체(H, 이하 'H'라 한다)에 [별지 2] 목록 기재 각 특허<2>(이하 '이 사건 각 FRAND 선언 특허'라 하고, [별지 2] 목록 순번 ○번 기재 특허를 '이 사건 제○FRAND 선언 특허'라 한다)가 표준필수특허<3>에 해당할 수 있다는 취지를 통지함과 동시에 위 각 특허에 대한 FRAND 선언<4>(이하 대상 특허가 표준필수특허에 해당할 수 있다는 취지를 통지함과 동시에 FRAND 선언을 하는 행위를 모두 합하여 'FRAND 선언'이라고만 한다)을 하였다.

피고의 직무발명 보상지침 등

피고는 1979. 3. 17.경 '직무발명 보상지침'이라는 내부규정을 제정하였다. 피고는 이를 개정하여 1995. 1. 1.부터 '1995년 직무발명 보상지침'을 시행하였는데(을 제6호증, 이하 '1995년 보상지침'이라 한다), 그 주요 내용은 [별지 4]와 같다.

피고는 그 후 2001. 1.경 1995년 보상지침을 개정하였는데(을 제7호증, 이하 '2001년 보상지침'이라 한다), 2001년 보상지침에서는 종래 1995년 보상지침에서 규정하던 보상금 항목 중 4가지(출원 · 등록 · 방어 · 침해적발보상금)만을 존치시키면서 처분보상금 등 나머지 항목에 대한 내용을 삭제하였다. 2001년 보상지침의 주요 내용은 [별지 5]와 같다.

피고는 2001. 1.경 '전사 특별 프로젝트 인센티브 지적재산부문 포상기준'을 제정하여 로열티 수입이 발생한 프로젝트 또는 로열티 절감에 기여한 프로젝트에 대하여 발명자 등에게 인센티브를 제공하는 기준을 마련하였는데(갑 제75호증, 이하 '2001년 포 상기준'이라 한다), 그 주요 내용은 [별지 6]과 같다.

피고는 2012. 1.경 2001년 보상지침을 개정하고(을 제9호증), 2014. 1.경 다시 위 2012년 개정 직무발명 보상지침을 개정하였는데 그 주요 내용은 [별지 7]과 같다(을 제10호증, 이하 '2014년 보상지침'이라 한다). [인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 12, 17, 20 내지 24, 30, 69, 75호증(가지번호 있는 것은 가지번호 포함, 이하 같다), 을 제6, 7, 10, 13 내지 47호증의 각 기재, 변론 전체의 취지 2. 당사자들의 주장 요지 가. 원고 피고는 이 사건 각 직무발명에 기초한 이 사건 각 양도특허, 이 사건 각 FRAND 선언 특허 및 [별지 3] 목록 기재 각 특허(이하 '이 사건 각 소송활용 특허'라 하고, [별지 3] 목록 순번 ○번 기재 특허를 '이 사건 제○ 소송활용 특허'라 한다)로 인하여 얻은 이익, 즉 1 C, D, E, F에 이 사건 각 양도특허를 양도하여 얻은 이익, 2 이 사건 각 FRAND 선언 특허를 활용하여 얻은 이익, 3 이 사건 각 소송활용 특허를 I(I, 이하 'I'이라 한다), J(J, 이하 'J'이라 한다)과의 소송에 활용하여 얻은 이익과 관련하여, (1)2001년 포상기준 및 2014년 보상지침 등의 규정에 근거한 보상금(주위적 청구) 또는 (2) 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7869호로 개정되기 전의 것, 이하 '구 특허법'이라 한다) 제40조 제1항에 근거한 직무발명보상금(예비적 청구)을 원고에게 지급할 의무가 있는바, 원고는 그 일부청구로서 1억 원 및 이에 대한 지연손해금의 지급을 구한다.<5> 나. 피고 1) 이 사건 각 양도특허는 기술적 가치가 없는 불용특허이므로 피고가 C, D, E에 이를 양도하면서 얻은 경제적 이익은 없다.

또한 이 사건 각 FRAND 선언 특허가 표준특허임을 선언하거나 관련 크로스 라이선스 계약을 체결함으로 인하여 피고가 배타적 · 독점적 이익을 얻었다고 볼 자료도 없다.

이 사건 각 소송활용 특허의 침해를 주장함으로써 I, J의 제품 판매를 금지시키거나 I, J로부터 손해배상을 얻는 등 이 사건 각 소송활용 특허를 활용하여 실시료를 절감하는 이익을 얻었다고 볼 수 없다.

원고가 보유한 직무발명보상금 청구권의 소멸시효 기산점은 2001년 보상지침이 개정·시행된 2001. 1.경이거나, 원고가 피고로부터 퇴사한 2009. 3. 15.경인데 이 사건 소는 그로부터 10년의 시효기간이 경과하여 제기되었으므로 원고의 직무발명보상금 청 구권은 모두 시효로 소멸하였다.

주위적 청구에 관한 원고 주장 정리

이 사건 각 양도특허 관련 피고가 이 사건 각 양도특허를 C, D, E, F에 양도한 것은 2001년 포상기준에서 지급대상으로 정한 '당사 소유의 기술정보, 노하우 및 특허, 디자인, 상표 등 지적재산권의 부가가치 제고를 위해 이를 제3자에게 양도하거나 실시권을 허여함에 따라 로열티 수입이 발생한 프로젝트' 또는 '당사 지적재산권이 특허 클레임 협상에 사용되거나 재계약 협상에 활용되어 로열티 절감에 기여한 프로젝트'에 해당한다. 따라서 피고는 원고에게 2001년 포상기준에서 정한 지급기준에 따른 보상금을 지급할 의무가 있다.

이 사건 각 FRAND 선언 특허 관련 2014년 보상지침 제15조 제1항 제2 내지 5호의 규정은 퇴직자인 원고에게도 적용되는데, 피고가 이 사건 각 FRAND 선언 특허를 활용하여 얻은 이익은 2014년 직무발명보상지침 제15조 제1항 제2 내지 4호의 자사실시보상금, 크로스라이선스 보상금, 특허풀, 실시허여 보상금 등의 지급대상에 해당한다. 따라서 피고는 원고에게 2014년 보상지침 제15조 제1항 제2 내지 4호에 따라 보상금을 지급할 의무가 있다.

이 사건 각 소송활용 특허 관련 피고가 이 사건 각 소송활용 특허를 I과 J과의 소송에 활용한 것은 2001년 포상기준에서 지급대상으로 정한 '당사 지적재산권이 특허 클레임 협상에 사용되거나 재계약 협상에 활용되어 로열티 절감에 기여한 프로젝트'에 해당한다. 따라서 피고는 원고에게 2001년 포상기준에서 정한 지급기준에 따른 보상금을 지급할 의무가 있다.

이 사건 각 양도특허 관련 주장에 대한 판단

앞서 든 증거들에 의하면, 피고는 원고가 재직 중이던 2001. 1.경 피고 소유의 특허권 등 지적재산권을 제3자에게 양도하여 로열티 수입이 발생하거나, 피고 지적재산권이 특허 클레임 협상, 재계약 협상에 활용되어 로열티 절감에 기여한 프로젝트를 평가 대상으로 하여, 전사 포상 위원회에서 관장하는 평가 절차를 거쳐 지급 대상으로 최종 선정될 경우 그 로열티 수익금액 또는 절감금액의 3~10% 상당액을 발명자 등에게 인당 3억 원을 한도로 인센티브로 지급하는 내용의 2001년 포상기준을 수립하여 원고가 피고를 퇴직한 2009. 3. 15. 무렵까지 이를 시행하였던 사실이 인정되기는 한다.

그러나 앞서 든 증거들 및 갑 제76, 98, 99호증의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사실 및 사정들을 종합하면, 원고가 제출한 증거만으로는 원고에게 2001년 포상기준에 따른 보상금청구권이 발생하였다고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

2001년 포상기준 제4 내지 6항에 의하면, 2001년 포상기준에 의한 포상금은, '해당 총괄'이 지급 대상을 선정하여 1차 평가를 진행한 후, 이에 대하여 'CTO전략팀'이 지급 대상에 대한 최종 평가안을 제출하면, '전사 포상 위원회'에서 최종 승인을 거쳐 지급한다고 정하고 있는데, 이 사건 각 직무발명에 관하여 위와 같은 평가 절차에 따라 포상금 지급이 최종 승인되었다는 사실을 인정할 아무런 자료가 없다.

2001년 포상기준 제2항에 의하면, 로열티 수입이 발생하거나 로열티 절감에 기여한 프로젝트라 하더라도 포상금 지급을 위한 평가대상이 된다고만 규정하고 있고, 곧바로 지급대상이 된다고까지는 규정하고 있지 않은 점, 제3항에서 '로열티 수입금액 또는 절감금액의 3~10%'를 지급액으로 정하고는 있으나, 제5항의 산정기준에 의하면, 위 '로열티 수입금액, 절감금액'에 다시 피고가 사안별로 결정하는 '인하율', '지급율' 등의 요소를 반영하여 최종적으로 지급액이 확정되는 것으로 보이는 점, 로열티 수입금액, 절감금액만 인정될 경우 구체적인 포상금 지급액을 확정할 수 있을 정도로 피고가 2001년 포상기준을 운영한 사정도 전혀 나타나지 않는 점 등의 사정들을 종합하여 볼 때, 피고가 2001년 포상기준에 의한 대상 선정 및 최종 승인 절차를 거치지 않는 한 원고 주장과 같이 이 사건 각 직무발명에 의하여 피고에 로열티 수입이 발생하거나, 이 사건 각 직무발명이 로열티 절감에 기여한 사실이 인정된다고 하더라도 곧바로 원고에게 2001년 포상기준에 따른 구체적인 포상금 지급 청구권이 발생한다고는 보기 어렵다.

설령 인센티브 포상기준에 따라 구체적인 포상금 지급액이 도출될 수 있다고 하더라도, 2001년 포상기준 제3항에서 지급대상을 '인센티브 지급 기준일 당사에 재직중인 임직원'으로 한정하는 점에 비추어 볼 때 피고를 퇴사한 원고에게 위 포상기준에 근거한 구체적인 포상금 지급 청구권이 인정될 여지는 없다[원고는 이에 대하여 피고가 과거 퇴사자에게 2001년 포상기준을 적용한 사실(갑 제76, 98, 99호증) 등에 비추어 원고에게도 2001년 포상기준이 적용된다고 주장하나, 갑 제76, 98, 99호증의 기재만으로는 2001년 포상기준의 구체적인 규정 문언에도 불구하고 피고가 모든 퇴사자에게까지 2001년 포상기준을 적용하기로 하였다고 보기 어려워, 원고의 위와 같은 주장은 받아들일 수 없다].

이 사건 각 FRAND 선언 특허 관련 주장에 대한 판단

사용자가 직무발명에 관한 근무규정을 변경하였는데 그러한 변경 이전에 이미 종업원이 퇴직하였다면 그 종업원이 사용자와 사이에 변경된 근무규정을 적용하기로 합의하는 등의 특별한 사정이 없는 한 변경된 근무규정은 변경 이전에 이미 퇴직한 종업원에게는 적용되지 않는다(대법원 2024. 5. 30. 선고 2021다258463 판결 참조).

위 법리에 비추어 살피건대, 2014년 보상지침 제15조 제1항 제2 내지 5호에서 자 사실시보상금, 크로스라이선스보상금, 특허풀, 실시허여 및 매각 보상금 등을 규정하고 있고, 제18조 제1항에서는 발명자가 퇴직한 경우에도 제15조에 의한 보상 및 포상을 받을 권리는 소멸하지 않는다고 규정하고 있으며, 부칙 제1조 제1항에서는 제15조 제2 내지 제5호의 보상금 등은 과거에 발생하였음이 확인되는 직무발명에 각 적용된다고 규정하는 사실이 인정되기는 하나, 2014년 보상지침은 원고가 피고를 퇴사한 2009. 3.15. 이후에 개정되었고, 원고와 피고 사이에 변경된 근무규정을 적용하기로 합의한 사실을 인정할 아무런 자료가 없으므로, 2014년 보상지침에서 위와 같이 변경된 규정들은 그 변경 이전에 이미 퇴직한 원고에게는 적용될 수 없다. 따라서 2014년 보상지침이 원고에게 적용됨을 전제로 하는 이 부분 주장은 더 나아가 살필 필요 없이 이유 없다.

이 사건 각 소송활용 특허 관련 주장에 대한 판단 앞서 본 바와 같이 ᄀ 이 사건 각 직무발명에 관하여 2001년 포상기준에서 정한 평가 절차에 따라 포상금 지급이 최종 승인되었다는 사실을 인정할 아무런 자료가 없는 점, ᄂ 2001년 포상기준의 규정 해석상 이 사건 각 소송활용 특허가 로열티 절감에 기여한 사실이 인정된다고 하더라도 곧바로 원고에게 2001년 포상기준에 따른 구체적인 포상금 지급 청구권이 발생한다고는 보기 어려운 점, ᄃ 설령 2001년 포상기준에 따라 구체적인 포상금 지급액이 도출될 수 있다고 하더라도 피고를 퇴사한 원고는 2001년포상기준 제3항에서 정한 지급대상에 포함되지 않아 원고에게 구체적인 포상금 지급청구권이 인정될 여지가 없는 점에 비추어 원고의 이 부분 주장은 더 나아가 살필 필요 없이 이유 없다.

소결론 따라서 원고의 주위적 청구는 모두 이유 없다.

청구원인에 관한 판단

직무발명보상금 지급의무의 발생 앞서 든 증거들에 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고가 직무발명인 이 사건 각 직무발명의 공동발명자인 사실, 사용자인 피고가 이 사건 각 직무발명과 관련된 최초의 특허출원이 있을 무렵에 이 사건 각 직무발명에 관하여 특허 등을 받을 수 있는 권리를 원고 등 공동발명자들로부터 승계한 사실을 인정할 수 있으므로<6>, 만일 피고가 이 사건 각 직무발명에 기초한 이 사건 각 양도특허 및 이 사건 각 FRAND 선언 특허, 이 사건 각 소송활용 특허로 인해 독점적·배타적 이익을 얻은 사정이 인정된다면, 피고는 특별한 사정이 없는 한 원고에게 구 특허법 제40조 제1항 또는 구 발명진흥법(2008. 2. 20. 법률 제8852호로 개정되기 전의 것, 이하 '구 발명진흥법'이라 한다)<7> 제 15조 제1항에 따른 보상금을 그 정당한 범위에서 지급할 의무가 있다.

정당한 보상금의 범위

관련 법리

구 특허법 제40조 제2항은 사용자가 종업원에게서 직무발명을 승계하는 경우 종업원이 받을 정당한 보상액을 결정하면서 발명에 의하여 사용자가 얻을 이익액과 발명의 완성에 사용자 및 종업원이 공헌한 정도를 고려하도록 하고 있는데, 구 특허법 제39조 제1항에 의하면 사용자는 직무발명을 승계하지 않더라도 그 특허권에 대하여 무상의 통상실시권을 가지므로, 위의 '사용자가 얻을 이익'이란 통상실시권을 넘어 직무발명을 배타적·독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 의미한다.<8> (2) 구 발명진흥법 제15조 제3항은 사용자가 종업원으로부터 직무발명을 승계하는 경우 종업원이 받을 정당한 보상액을 결정할 때 그 발명에 의하여 사용자가 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자와 종업원이 공헌한 정도를 고려하도록 하고 있다. 이때 직무발명에 의하여 사용자가 얻을 이익은 직무발명과 상당인과관계가 있는 이익을 의미한다. 원칙적으로 사용자가 종업원으로부터 직무발명을 승계한 시점을 기준으로 장래 사용자가 직무발명에 의하여 얻을 것으로 합리적으로 예견되는 이익을 보상금 산정의 기초로 삼아 정당한 보상액을 결정하여야 한다. 그런데 장래 사용자가 직무발명에 의하여 얻을 이익을 예상하여 보상금을 결정하는 데에는 어려움이 있으므로, 사용자가 직무발명을 승계한 이후에 실제로 직무발명에 의하여 얻은 이익이 있다면 이를 직무발명에 의하여 사용자가 얻을 이익을 산정할 때 참작할 수 있다. 이처럼 사용자가 직무 발명을 승계한 이후에 실제로 얻은 이익을 참작하여 직무발명에 의하여 사용자가 얻을 이익을 산정하고 이를 기초로 종업원이 받을 정당한 보상액을 결정하는 때에는 직무발명의 완성에 사용자와 종업원이 공헌한 정도뿐만 아니라 직무발명 완성 이후의 사정으로서 사용자가 얻을 이익과 관련된 직무발명의 권리화 또는 사업화 경위 등까지 함께 고려할 필요가 있다(대법원 2024. 11. 20. 선고 2023다237514 판결 참조).<9> 나) 이 사건 각 직무발명에 의하여 피고가 얻을 이익 (1) 원고의 구체적 주장 (가) 이 사건 제1 내지 3 양도특허 관련 피고는 C에 이 사건 제1 내지 3 양도특허를 포함하여 57건의 패밀리 특허를 양도하고 13억 달러를 지급하는 대가로 기존 계약에 비해 피고가 C에 지급해야할 실시료율을 2009년부터 2023년까지 15년간 5%에서 2.5%로 감면하는 내용의 크로스 라이선스 계약을 체결하였다. 따라서 피고가 C에 이 사건 제1 내지 3 양도특허를 포함한 57건의 패밀리 특허를 양도함으로써 얻은 이익액은 14조 2,878억 2,000만 원(= 피고의 IM 사업부에서 2009년부터 2023년까지 15년 간 매년 발생하였거나 발생할 것으로 예상되는 매출액 42조 1천억 원 × 15년 × 감면된 실시료율 2.5% - 피고가 C에 선지급한 13억 달러)에 해당하고, 피고가 이 사건 제1 내지 3 양도특허를 양도함으로써 얻은 이익액은 각 패밀리 특허별로 250,633,508,771원(= 14조 2,878억 2,000만 원 × 1/57, 원 미만 버림)이다.

이 사건 제4 양도특허 관련 피고는 D에 이 사건 제4 양도특허를 포함하여 5건의 패밀리 특허를 양도하고 1 억 6,000만 유로를 지급하는 대가로 2013. 12. 31.까지 기존 계약에 비해 피고가 D에 지급해야할 실시료율을 감면받는 내용의 크로스 라이선스 계약을 체결하거나 계약 체결 과정에서 최초 실시료 요구액을 감면받는 이익을 얻었다.

이 사건 제5 양도특허 관련 피고는 E에 이 사건 제5 양도특허를 포함하여 5건의 특허를 양도하고 1억 4,000만 유로를 지급하는 대가로 2020. 12. 31.까지 기존 계약에 비해 피고가 E에 지급해야할 실시료율을 감면받는 내용의 크로스 라이선스 계약을 체결하거나 계약 체결 과정에서 최초 실시료 요구액을 감면받는 이익을 얻었다.

이 사건 제6 양도특허 관련 피고는 F에 이 사건 제6 양도특허를 포함하여 70건의 특허를 양도하는 대가로4000만 달러의 이익을 얻었다. 따라서 피고가 이 사건 제6 양도특허를 양도함으로써 얻은 이익액은 571,428달러(= 4000만 달러 × 1/70, 1달러 미만 버림)이다.

이 사건 각 FRAND 선언 특허 관련 피고는 이 사건 각 FRAND 선언 특허를 보유함에 따라 J, D, I, F 등 다른 표준특허보유 제조사와 크로스 라이선스 계약 과정에서 표준특허 보유량으로 인해 로열티 감면의 이익을 얻었다. 또한 피고는 특허풀인 아반시(Avanci)에 가입하여 분기별로 표준특허의 실시료를 분배받는 이익을 얻었다.

이 사건 각 소송활용 특허 관련 피고는 이 사건 각 소송활용 특허를 I, J과의 소송에 활용하여 피고가 I이나 J에 지불해야할 로열티 또는 손해배상금을 감면받는 이익을 얻었다.

이 사건 제1 내지 3 양도특허를 C에 양도하여 이익을 얻었는지 여부

인정 사실 기초 사실에 앞서 든 증거, 갑 제57, 58호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 더하여 보면 아래와 같은 사실이 인정되기는 한다. 1 피고는 2004년경 C과 사이에 양 사가 보유하고 있는 특정 이동통신 기술 분야 특허에 대하여 포괄적으로 상호 실시를 허락하되 피고가 C에 일정 비율의 실시료를 지급하는 내용의 포괄적 크로스 라이선스 계약(이하 '2004년 C 계약'이라 한다)을 체결하였고, 그에 따라 C에게 실시료를 지급하여 왔다. 2 피고는 2009. 11.경 C과 사이에 이 사건 1 내지 3 양도특허를 포함하여 피고가 보유한 이동통신 기술 분야의 패밀리 특허 57건을 C에 양도하고 13억 달러를 지급하는 대신, 종전보다 피고가 C에게 지급해야할 실시료율을 낮추고 계약기간을 15년으로 하여 양 사가 보유하고 있는 특정 이동통신 기술 분야 특허에 대하여 포괄적인 상호 실시를 허락하는 내용의 크로스 라이선스 계약(이하 '2009년 C 계약'이라 한다)을 체결하였다. 3 피고는 2009. 11. 27. 위 계약에 따라 C에 이 사건 제1 내지 3 양도특허를 포함하여 57건의 패밀리 특허를 양도하였다.

구체적 판단 앞서 든 증거, 갑 제66, 70, 72호증의 기재 및 변론 전체의 취지에서 알 수 있는 아래와 같은 사정들에 비추어 보면, 위 (가)항의 인정 사실 및 원고가 제출한 증거만으로는 피고가 C에 이 사건 제1 내지 3 양도특허를 양도함으로써 이와 상당인과관계있는 실시료 감면의 이익을 얻었다거나 그 밖에 배타적 · 독점적 이익을 얻었다고 인정하기 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 피고가 이 사건 제1 내지 3 양도특허의 양도로 배타적 · 독점적 이익을 얻었음을 전제로 하는 원고의 주장은 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다. 1 포괄적 크로스 라이선스 계약을 새롭게 체결하거나 갱신하는 과정에서는 통상적으로 계약 당사자들이 보유한 라이선스 대상 특허들의 현황 및 가치뿐만 아니라 계약 당사자들의 사업 규모, 매출액, 관련 기술 분야에서의 지위와 영향력, 계약 체결 전후의 시장 변화, 당사자들의 관계 등 다양한 요소들이 고려되고, 이러한 다양한 요소들에 기초한 계약 당사자들 사이의 치열한 협상의 결과로서 실시료율, 계약 기간 등의 계약 조건이 정해지는 것이라고 볼 수 있다. 실제로 피고와 C 사이에서 2008. 4. 30.경 이루어진 크로스 라이선스 계약 갱신 협상에서도, 피고는 기존 계약 체결 시에 비하여 변화된 피고의 특허 포지션을 반영하면 로열티가 인하되어야 한다고 주장하였으나, C은 피고의 특허 포지션만으로는 인하가 어렵다는 입장을 표명하였고, 이에 피고는 무선단말 분야의 선두 지향을 위해 전략적인 관계에서 현 사안을 해결해야 한다고 주장하면서 C에 로열티 인하 및 양사의 공동협력 방안을 제안할 것을 요청하였음이 확인된다. 2 원고는 2009년 C 계약에서 종전에 비해 실시료율이 인하된 원인이 오로지 피고가 C에게 이 사건 제1 내지 3 양도특허 등 57건의 특허를 양도하였기 때문이라고 전제하고 인하된 실시료율에 기초한 피고의 실시료 감면 이익을 사용자의 이익으로 주장하고 있다. 그러나 앞서 본 크로스 라이선스 계약의 체결 과정에 비추어 보면 크로스 라이선스 대상이 된 특허들의 내용 및 가치에 대한 구체적인 비교나 양 당사자 사이의 관계, 계약 체결의 배경이 된 상황 등에 대한 고려 없이 실시료율의 변경만을 기준으로 사용자 이익의 발생 여부를 판단할 수는 없다. 3 특히 2009년 C 계약의 경우 피고가 C에게 13억 달러의 일시금을 지급하는 조건이 추가되었던 점, 계약기간을 관련 기술 분야의 발전 및 변화의 속도 등에 비추어볼 때 비교적 장기간에 해당하는 15년으로 연장하면서 실시료율 등 계약조건을 고정하였던 점, 2004년에 비해 2009년 무렵에는 피고가 보유한 이동통신 기술 관련 특허의 건수가 크게 증가되었고 향후에도 증가할 것으로 예상되었던 점 등을 종합적으로 고려하여 보면, 2009년 C 계약의 라이선스 조건이 2004년 C 계약의 라이선스 조건에 비하여 반드시 피고에게 유리하였다고 단정할 수도 없다. 4 설령 원고의 주장과 같이 피고가 2009년 C 계약에서 종전 계약과 비교하여 실시료율을 감면받는 이익을 얻었다고 하더라도, 위 계약에는 이 사건 제1 내지 3 양도 특허 외에도 다른 패밀리 특허들이 양도대상으로 포함되어 있을 뿐만 아니라 피고가 보유한 이동통신 기술과 관련된 다양한 특허에 관하여 C에 실시허락을 하는 내용의 라이선스 계약이 포함되어 있는데, 이러한 다른 특허들 중에서 특별히 이 사건 제1 내지 3 양도특허로 인하여 피고가 C과의 협상 과정에서 우위를 점하여 실시료율을 감면받을 수 있었다고 볼 만한 사정은 확인되지 않는다. 5 피고는 경쟁사와의 라이선스 계약 협상 과정에서 제3자가 실시료율을 알아내지 못하도록 부수적으로 기술적 가치가 없는 이른바 '불용특허'를 양도대상으로 포함시키는 전략을 사용하고 있다고 주장하고 있다. 이와 관련하여 원고는 이 사건 제3 양도특허가 표준필수특허에 해당한다고 주장하였으나 뒤에서 보듯이 표준규격과의 구성 대비조차 제대로 마치지 못하였고, 이 사건 제1 내지 2 양도특허에 대하여는 표준 필수특허에 해당한다고 하면서도 대응되는 표준규격을 특정하지도 못하고 있다.<10> 이 처럼 C이 피고로부터 이 사건 제1 내지 3 양도특허를 이전받음으로써 얻을 수 있는 경제적 · 기술적 이점에 대한 구체적인 주장 · 증명이 없는 이상 피고 주장과 같은 이유에서 피고가 이 사건 제1 내지 3 양도특허 등 57건의 특허를 양도하였을 가능성도 배제할 수 없다. 6 원고는 피고가 2004년 및 2009년 C 계약의 라이선스 계약서에 대한 제1심 법원의 2023. 9. 8. 자 문서제출명령에 불응하였으므로 민사소송법 제349조에 따라 이 사건 제1 내지 3 양도특허의 양도와 관련된 피고의 사용자 이익의 존재 및 액수에 관한 주장이 사실로 인정되어야 한다고 주장한다. 그러나 아래와 같은 사정들을 종합하여 살펴보면 해당 문서들의 기재에 대한 원고의 주장을 진실한 것으로 인정하더라도 피고의 사용자 이익의 존재 및 액수에 관한 원고의 주장이 곧바로 증명되었다고 볼 수 없다. 가 민사소송법 제349조는 당사자가 문서제출명령에 따르지 아니한 경우에 법원이상대방의 그 문서에 관한 주장, 즉 문서의 성질, 내용, 성립의 진정 등에 관한 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다는 것이지 그 문서에 의하여 입증하고자 하는 상대방의 주장사실까지 반드시 증명되었다고 인정하여야 한다는 취지는 아니다(대법원 2008. 2.28. 선고 2005다60369 판결 등 참조). 나 원고는 2004년 C 계약의 라이선스 계약서에 실시료율이 5%로, 2009년 C 계약의 라이선스 계약서에 실시료율이 2.5%로 기재되어 있다고 주장하였으므로, 민사소송법 제349조에 의하여 인정할 수 있는 사실은 결국 2009년 C 계약 당시 종전 계약과 비교하여 '감면된 실시료율'이 2.5%(= 2004년 C 계약 당시 실시료율 5% - 2009년 C 계약 당시 실시료율 2.5%)라는 그 문서에 관한 원고 주장의 범위에 국한되는 것이고, 그 외의 사실은 원고가 여전히 그 입증책임을 부담한다. 다 원고는 피고가 C으로부터 포괄적 실시 허락을 받은 제품군에 해당하는 매출액에 관한 주장 · 증명 없이, 해당 기간 피고 IM 사업부 전체 매출액에 위와 같이 '감면된 실시료율'을 곱하여 산출된 '감면된 실시료'를 이 사건 제1 내지 3 양도특허를 포함한 57건의 패밀리 특허를 양도함으로써 피고가 얻은 사용자 이익액으로 주장하고 있다.그러나 앞서 1 내지 5항에서 살펴본 바와 같이 이 사건 제1 내지 3 양도특허의 양도와 실시료율 감면 사이에 상당인과관계를 인정하기 어려운 여러 사정들이 존재하는 점, 피고 IM 사업부는 스마트폰, 태블릿 등 휴대폰과 네트워크 시스템, 디지털 카메라등을 생산 · 판매하는 사업부로서(갑 제66호증의 2 참조), 이동통신 기술과 무관한 매출액도 포함되어 있을 것으로 보이므로 위 IM 사업부의 매출을 근거로 원고 주장의 이익을 추정하는 것은 타당하지 않은 점 등을 종합하여 보면, 피고가 문서제출명령에 따른 문서를 제출하지 않았더라도 원고의 이 부분 주장을 그대로 받아들이기 어렵다.

피고가 이 사건 제4 양도특허를 D에 양도하여 이익을 얻었는지 여부

앞서 든 증거, 갑 제64호증의 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면, D가 일자불상경 이동통신 기술 관련 표준화기구에 FRAND 실시료율을 1.5%로 선언한 적이 있는 사실, 피고는 2010년경 D와 사이에 피고가 이 사건 제4 양도특허를 포함하여 5건의 패밀리 특허를 D에 양도하는 내용이 포함된 포괄적 크로스 라이선스 계약(이하 '2010년 D 계약'이라 한다)을 체결하였고, 2010. 9. 10. 위 계약에 따라 D에 이 사건 제4 양도특허를 양도한 사실이 인정되기는 한다.

그러나 앞서 든 증거 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 아래와 같은 사정들에 비추어 보면, 원고가 제출한 증거만으로는 피고가 D에 이 사건 제4 양도특허를 양도함으로써 이와 상당인과관계 있는 실시료 감면의 이익을 얻었다거나 그 밖에 배타적 · 독점적 이익을 얻었다고 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 피고가 이 사건 제4 양도특허의 양도로 배타적 · 독점적 이익을 얻었음을 전제로 하는 원고의 이 부분 주장도 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다. 1 2010년 D 계약에서 피고가 D에 지급해야할 실시료율이 피고와 D 사이의 종전라이선스 계약에 비하여 감축되었는지 여부나 그 수치, 피고가 D에 추가로 지급해야할 보상금이 존재하는지 여부와 그 규모, 계약기간 등 구체적인 계약 내용을 알 수 있는 자료가 전혀 없다. 2

피고가 이 사건 제5 양도특허를 E에 양도하여 이익을 얻었는지 여부

앞서 든 증거, 갑 제65호증의 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면, E는 일자불상경 자사가 보유하고 있는 K 기술 관련 특허들의 FRAND 실시료율을 0.75달러/Unit 으로 선언한 적이 있는 사실, 피고는 2018년경 E와 사이에 피고가 이 사건 제5 양도 특허를 포함하여 5건의 특허를 E에 양도하는 내용이 포함된 크로스 라이선스 계약(이하 '2018년 E 계약'이라 한다)을 체결하였고, 2018. 12. 20. 위 계약에 따라 E에 이 사건 제5 양도특허를 양도한 사실이 인정되기는 한다.

그러나 앞서 든 증거 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 아래와 같은 사정들에 비추어 보면, 원고가 제출한 증거만으로는 피고가 E에 이 사건 제5 양도특허를 양도함으로써 이와 상당인과관계 있는 실시료 감면의 이익을 얻었다거나 그 밖에 배타적 · 독점적 이익을 얻었다고 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 피고가 이 사건 제5 양도특허의 양도로 배타적 · 독점적 이익을 얻었음을 전제로 하는 원고의 이 부분 주장도 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다. 1 피고와 E가 합의한 실시료율, 피고가 E에 추가로 지급해야할 보상금이 존재하는 지 여부와 그 규모, 계약기간 등 2018년 E 계약의 구체적인 계약 내용을 알 수 있는 자료가 전혀 없다. 2 E가 K 기술 관련 특허들의 FRAND 실시료율을 0.75달러/Unit으로 선언한 사실은 인정되나, 언제부터 언제까지 위와 같은 실시료율을 유지하였는지를 알 수 있는 자료는 없다.<12> 더욱이 2018년 E 계약이 K 기술 분야의 크로스 라이선스 계약인지 여부를 알 수 있는 자료도 없다. 3 원고는 피고가 2018년 E 계약의 라이선스 계약서 및 관련 특허 양도 계약서에 대한 이 법원의 2023. 9. 8. 자 문서제출명령에 불응하였으므로 민사소송법 제349조에 따라 이 사건 제5 양도특허의 양도와 관련된 피고의 사용자 이익의 존재 및 액수에 관한 주장이 사실로 인정되어야 한다고 주장한다. 그러나 당사자가 문서제출명령에 따르 지 아니할 때의 효과에 관한 앞서 본 법리에 기초하여 아래와 같은 사정들을 종합적으로 고려하면 해당 문서들의 기재에 대한 원고의 주장을 진실한 것으로 인정하더라도 피고의 사용자 이익의 존재 및 액수에 관한 원고의 주장이 곧바로 증명되었다고 볼 수 없다. 가 원고는 2018년 E 계약의 라이선스 계약서 및 관련 특허 양도 계약서의 기재와 관련하여서는 피고에게 적용되는 실시료율이 0.5달러/Unit로, 계약기간이 5년으로 기재되어 있다고 주장하였을 뿐이고, 나머지 계약 체결 경위나 종전의 실시료율 등과 관련된 주장은 문서의 성질, 내용, 성립의 진정 등에 관한 주장이라 보기 어렵다. 민사소송법 제349조에 의하여 인정할 수 있는 사실은 계약서의 기재에 관한 위와 같은 원고 주장의 범위에 국한되는 것이고, 그 외의 사실은 원고가 여전히 그 입증책임을 부담한다.나 원고는 2018년 E 계약과 관련하여 E가 최초 피고에게 요청한 FRAND 실시료율인 0.75달러/Unit보다 낮은 실시료율인 0.5달러/Unit에 합의한 이유가 오로지 피고가 이 사건 제5 양도특허를 포함한 5건의 특허를 E에게 양도하였기 때문임을 전제로 피고가 이와 상당인과관계 있는 감면된 실시료 상당의 사용자 이익을 얻었다고 주장하고 있다. 그러나 2018년 E 계약에서 크로스 라이선스의 대상이 되었던 기술 분야를 특정할 수 없는데다가 당시 E가 최초 피고에게 요청하였던 실시료율이 0.75달러/Unit이었다고 인정할 만한 객관적인 자료도 없는 점, 크로스 라이선스 계약을 체결하는 과정에서는 라이선스 대상 특허의 현황 및 가치와 함께 계약 당사자들의 사업 규모, 매출액, 관련 기술 분야에서의 지위와 영향력, 계약 체결 전후의 시장 변화, 당사자들의 관계등 다양한 기술상 · 경영상 요소를 고려하여 실시료율, 계약 기간 등 계약 조건을 정하게 되는 점, 원고는 이 사건 제5 양도특허가 표준필수특허에 해당한다는 점이나 계약상대방의 실시 가능성 등 E가 피고로부터 이 사건 제5 양도특허 등을 이전받음으로써얻을 수 있는 경제적 · 기술적 이점에 대하여는 아무런 주장 · 증명을 하지 못하고 있는 점 등을 고려하면, 2018년 E 계약 체결 과정에서 E가 피고에게 요청한 실시료율보다 낮은 실시료율로 계약이 체결되었다거나 그와 같이 계약이 체결된 원인이 이 사건 제5양도특허의 양도 때문이라고 단정하기는 어렵다. 다 더욱이 이 사건 제5 양도특허의 양도가 2018년 E 계약에서 E가 제안한 실시료율을 0.5달러/Unit으로 낮추는 것에 일부 기여하였다고 볼 수 있더라도 그 기여도를 특정할 수 있는 아무런 자료가 없는데다가, 원고가 이 사건 제5 양도특허 등의 양도에 따른 피고의 사용자 이익이라고 주장하는 금액은 그 산정 과정이 경험칙에 반하거나 합리성이 없어 이를 뒷받침할 수 있는 객관적인 근거 없이는 믿기 어렵다.

피고가 이 사건 제6 양도특허를 F에 양도하여 이익을 얻었는지 여부

다툼 없는 사실에 의하면, 피고가 2019년경 F와 사이에, 피고가 F에 이 사건 제6 양도특허를 포함하여 70건의 특허를 양도하는 내용의 계약(이하 '2019년 F 계약')을 체결하였고, 피고는 위 계약을 통하여 4,000만 달러의 이익을 얻은 사실이 인정된다.

피고가 F로부터 받은 양도 대가에서 이 사건 제6 양도특허가 차지하는 비중을 살펴보면, 양도 대상이 되었던 70건의 특허에 대하여 기술적 가치를 개별적 · 구체적으로 평가하거나 이 사건 제6 양도특허가 차지하는 비중을 나머지 특허와 구분하여 달리 평가할 만한 자료는 제출되지 아니하였으므로 위 70건 특허의 기여도는 균등한 것으로 본다.

따라서 피고가 이 사건 제6 양도특허를 F에 양도함으로써 얻은 이익액은652,114,285원(= 4,000만 달러 × L 주식회사 고시 2019. 4. 11.자 매매기준율 1,141.20원/달러 × 1/70, 원 미만 버림)이 된다.<13> (6) 피고가 이 사건 각 FRAND 선언 특허에 의하여 이익을 얻었는지 여부 (가) 쟁점의 정리 원고는 이 사건 각 FRAND 선언 특허 중 적어도 2건<14>이 표준 규격에 부합하거나, 설령 그렇지 않더라도 이 사건 각 FRAND 선언 특허가 실제 표준 규격에 부합하는지 여부를 불문하고 피고가 위 특허들에 대하여 FRAND 선언을 하여 G, H에 표준으로 '등재'된 것만으로도, 피고가 경쟁사의 특허를 침해하더라도 경쟁사가 피고에 대한 특허침해 주장을 스스로 단념하여 특허침해를 묵인하게 되거나, 피고가 경쟁사와 위 특허들을 대상으로 하는 크로스 라이선스 계약을 체결하여 경쟁사가 보유한 특허를 실시하면서도 실시료의 지급을 면하거나 감액 받을 수 있는 지위에 있게 되었으므로, 그 자체로 실시료를 절감하는 배타적 · 독점적 이익을 얻었다고 주장하면서 이러한 사용자 이익에 기초한 직무발명보상금을 청구하고 있다. 따라서 이하에서는 논의의 전제로서 먼저 당사자들 사이에 용어 사용에 관하여 다툼이 있는 '표준필수특허'의 의미에 대하여 살펴보고, 다음으로 이 사건 각 FRAND 선언특허에 대하여 FRAND 선언이 이루어진 것만으로도 피고가 이를 활용하여 배타적 · 독점적 이익을 얻었다고 볼 수 있는지 여부와 원고가 표준 규격에 부합한다고 주장하는 2건의 특허가 표준필수특허에 해당하는지 여부에 대하여 살펴본다.

표준필수특허의 의미 표준필수특허(Standard Essential Patent: SEP)란 표준화기구 등이 일정한 기술 분야에서 표준으로 선정한 표준기술을 구현하는 상품을 생산하거나 서비스를 공급하기 위하여 필수적으로 실시허락을 받아야 하는 특허이다. 표준필수특허는 그 개념상 해당 기술을 이용하지 않고는 표준을 실행하는 것이 기술적으로 불가능하므로 표준필수특허를 침해하지 않기 위해서는 특허권자의 실시허락이 필요하고, 통상 표준필수특허에 대 하여는 FRAND 선언이 요구된다. 그런데 표준화기구인 G, H 등은 표준을 제정하고 회원으로부터 보유 특허에 대한 공개 및 FRAND 선언을 보고받는 역할을 수행하고 있으나 해당 특허가 유효한지, 표준 규격을 기술적으로 구현하는 과정에서 필수적으로 실시허락을 받아야 하는 표준필수특허인지 여부를 검증하는 절차를 두고 있지는 않다. G는 지식재산권 가이드(Guideon IPRs 3.1.2, 을 제2호증)에서 특허가 표준에 부합하는지 여부를 확인하지 않는다고 명시하고 있고,<15> H 역시 특허 정책(Patent Policy 제8항, 을 제3호증)에서 H에게 필수적 청구항인지 여부나 잠재적 청구항의 범위 등에 관하여 식별할 책임이 없음을 명시하고 있다.<16> 따라서 표준화기구에 FRAND 선언이 이루어졌다는 것만으로 해당 특허가표준 규격에 부합하는 표준필수특허에 해당한다고 볼 수는 없고, FRAND 선언이 이루어진 특허와 표준필수특허의 개념은 구별되어야 한다. 이와 관련하여 원고는 피고가 이 사건 각 FRAND 선언 특허를 표준화기구인 G, H에 표준으로 '등재'하였다는 표현을 사용하며 '표준특허'의 범주에는 FRAND 선언을 통해표준화기구에 '등재'된 특허가 포함된다고 주장하고 있다. 그러나 위와 같이 G, H에는 회원이 공개 및 신고한 특허가 표준인지 여부를 확인하여 '등재'하는 절차는 존재하지 않으므로, 결국 원고의 주장 중 특허가 표준화기구에 표준으로 '등재'되었다는 것은 해당 특허에 대하여 'FRAND 선언'이 이루어졌다는 의미이고, '표준화기구에 등재된 표준특허'란 표준필수특허와 구분되는 개념으로서 FRAND 선언이 이루어진 특허를 의미하 는 것으로 해석함이 타당하다.

피고가 FRAND 선언으로 인한 배타적 · 독점적 이익을 얻었는지 여부 앞서 든 증거, 갑 제34 내지 43호증, 을 제8호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하여 알 수 있는 아래와 같은 사정들에 비추어 보면, 원고가 제출한 증거만으로는 피고가 이 사건 각 FRAND 선언 특허에 대하여 FRAND 선언을 한 것만으로 배타적 ·독점적 이익을 얻었다거나 그러한 이익을 장래에 얻을 가능성이 있다고 인정하기 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다. 1 사용자가 발명자인 종업원으로부터 직무발명을 승계하여 그에 대한 특허권 등을 보유한다는 사정만으로 당연히 사용자가 직무발명으로 인하여 배타적 · 독점적 이익을 얻을 것이라고 추정할 수는 없고, 그러한 직무발명에 대하여 사용자가 구 특허법 제39조 제1항에 따라 가지는 무상의 통상실시권으로 인한 이익을 넘는 배타적 · 독점적 이익을 얻을 것이라는 점과 그 이익액에 대한 증명책임은 직무발명보상금을 주장하는 종업원에게 있다. 2 원고는 피고가 경쟁사의 특허를 침해하고 있더라도, 이 사건 각 FRAND 선언 특허를 보유하는 것만으로도 경쟁사가 피고에 대한 특허침해 주장을 스스로 단념하여 피고의 특허침해를 묵인하게 된다고 주장하나, 이를 인정할 아무런 증거가 없다. 3 원고는 피고가 경쟁사와 이 사건 각 FRAND 선언 특허를 대상 특허로 포함하는 크로스 라이선스 계약을 체결함으로써 경쟁사가 보유한 관련 특허들을 별도의 실시료 지급 없이 혹은 기존보다 낮은 실시료로 실시할 수 있었고, 이는 이 사건 각 FRAND 선언 특허를 활용하여 원래 피고가 경쟁사에 지급하였어야 하는 실시료의 지급을 면하거나 감액 받는 이익을 얻은 것이므로, 이러한 이익은 모두 피고가 이 사건 각 FRAND 선언 특허를 배타적 · 독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻은 사용자의 이익에 해당한다고 주장한다. 그러나 아래와 같은 사정들에 비추어 보면 피고가 이 사건 각 FRAND 선언 특허를 활용하여 원래 피고가 경쟁사에 지급하였어야 하는 실시료의 지급을 면하거나 감액 받는 이익을 얻었다고 인정하기 어렵고, 설령 그와 같은 이익을 얻었다고 하더라도 구체적인 이익액을 특정할 수 없으므로, 원고의 위 주장을 받아들이기는 어렵다. 가 피고가 이 사건 각 FRAND 선언 특허를 활용하여 경쟁사와 크로스 라이선스계약을 체결한 내역 및 각 계약에서 라이선스 대상이 되는 특허의 현황과 계약조건 등 구체적인 계약 내용이 전혀 특정되지 않았다. 원고는 피고가 15개의 휴대폰 제조사<17>, 2개의 휴대폰 부품 제조사<18>, 3개의 기타 관련 회사<19>와 이 사건 각 FRAND 선언 특허를 활용하는 크로스 라이선스 계약을 체결하였고 주장하면서 관련 인터넷 뉴스기사 (갑 제34 내지 42호증)와 피고의 2020년도 사업보고서(갑 제43호증)를 증거로 제출하였다. 그러나 이러한 증거들만으로는 피고가 I, AB, AA 등 다수의 회사와 크로스 라이선스 계약을 체결하였다는 개략적인 사실만을 인정할 수 있을 뿐이고, 달리 각각의 크로스 라이선스 계약의 대상에 이 사건 각 FRAND 선언 특허가 포함되는지 여부나 그 계약 조건 등을 알 수 있는 증거가 없다. 나 더욱이 원고는 위와 같은 다수의 크로스 라이선스 계약을 통하여 피고가 얻은 사용자 이익액과 그중 이 사건 각 FRAND 선언 특허로 인하여 얻은 사용자 이익액이 얼마인지에 관하여 구체적인 주장 · 증명을 하지도 아니하였다. 다 한편 직무발명보상금 산정의 기초가 되는 '사용자의 이익'은 직무발명과 '상당 인과관계'가 있는 범위 내의 이익으로 제한된다. 그런데 피고가 체결한 크로스 라이선스 계약은 광범위한 기술 · 사업 영역에서 포괄적으로 체결되었거나 적어도 이동통신기술 분야와 같은 일정한 범위의 기술 영역에서 포괄적으로 체결되었고, 그 과정에서 라이선스 대상 특허의 현황 및 가치뿐만 아니라 계약 당사자들의 사업 규모, 매출액, 관련 기술 분야에서의 지위와 영향력, 계약 체결 전후의 시장 변화, 당사자들의 관계등 다양한 기술상 · 경영상 요소가 고려되었을 것으로 보인다. 더욱이 피고가 체결한 위와 같은 포괄적 크로스 라이선스 계약에서는 적어도 피고가 보유하고 있거나 보유할 것이 예정된 수천 건 내지 수만 건<20>의 특허들이 라이선스 대상에 포함되므로 특별한 사정이 없는 한 개별적인 특허의 가치에 기초하여 크로스 라이선스 계약의 조건을 정하지도 않았을 것으로 보인다. 따라서 이러한 사정들에 비추어 보면, 설령 피고가 이 사건 각 FRAND 선언 특허를 대상으로 하여 구글 등 다수의 회사와 크로스 라이선스계약을 체결하였다고 보더라도, 이 사건 각 FRAND 선언 특허가 표준필수특허에 해당하여 계약 상대방이 해당 특허발명을 실시하였다는 등의 추가적인 정황이 없는 한 단순히 이 사건 각 FRAND 선언 특허가 포괄적 크로스 라이선스 계약 대상에 포함되어있다는 사정만으로는 피고가 위 특허와 상당인과관계 있는 배타적 · 독점적 이익을 얻게 되었다고 단정하기 어렵다. 라 원고는 피고가 C과의 크로스 라이선스 계약 협상 과정에서 2008. 3. 20. C에게 발송한 이메일(갑 제70호증)에서 이 사건 제34 내지 36 FRAND 선언 특허가 피고의 대표 특허로 제시된 점을 들어 피고가 경쟁사들과 체결한 위와 같은 크로스 라이선스 계약에서도 이 사건 각 FRAND 선언 특허를 적극적으로 활용하였을 것이라는 취지로 주 장한다. 그러나 피고가 2008년경 C과의 크로스 라이선스 계약 갱신을 위한 협상의 초기 단계에서 제시했던 30건의 특허들 가운데 3건이 이 사건 제34 내지 36 FRAND 선언특허로 확인된다는 사정만으로 곧바로 해당 특허들과 최종적인 계약조건 사이의 상당인과관계를 인정하기는 어렵다. 나아가 피고가 C 이외의 경쟁사들과 체결한 크로스 라이선스 계약에서 이 사건 각 FRAND 선언 특허를 제시 특허나 대표 특허로 활용하였다고 볼 만한 자료도 없는데다가, C과의 크로스 라이선스 계약 갱신 이후 영국, 독일 등에서 진행된 피고와 J 사이의 특허침해 소송에서 2013년경 이 사건 제34 FRAND 선언 특허(이 사건 제2 소송활용 특허)에 대한 무효 판단이 이루어지기도 하였던 점까지 고려하면, 원고의 위 주장은 받아들이기 어렵다.

표준필수특허 해당 여부 원고는 이 사건 각 FRAND 선언 특허 중 이 사건 제6 FRAND 선언 특허(US N, 이하 'N 특허'라고만 한다)와 이 사건 제34 FRAND 선언 특허(US O, 이하 'O 특허'라고만 한다)가 표준필수특허에 해당한다고 주장하고 있기는 하다. 그러나 원고는 N 특허의 청구항 제1항의 개별 구성요소가 3GPP TS 25.214 V4.0.0 표준 규격의 6.2 부분의 특정 문장에, O 특허의 청구항 제1항의 개별 구성요소가 3GPP TS 25.212 V4.0.0 표준 규격의 4.2.2.1 및 4.2.2.2 부분의 특정 문장에 각각 대응된다고 막연히 주장하고 있을 뿐이고,<21> 위 각 표준 규격의 해당 부분의 기술적 의미나 사용된 기술적 용어에 대하여는 아무런 설명을 하지 않아 제출된 주장과 증거만으로는 이들이 특허의 개별 구성요소에서 사용하고 있는 기술적 개념이나 용어와 동일한 것인지를 알기 어려우며, 위 각 특허별 청구항의 구성요소들 사이의 유기적 결합관계 까지 위 각 표준 규격의 해당 부분에 그대로 포함되어 있는지에 대하여는 별다른 주장 · 증명을 하지 않고 있으므로, 위 각 특허가 원고 주장의 표준 규격에 부합하는지를 판단하기 위한 최소한의 구성 대비조차 이루어지지 않았다고 봄이 상당하다. 따라서 이 부분 원고의 주장은 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.

아반시 가입으로 인한 실시료 이익 인정 여부 갑 제90호증의 기재에 의하면, 피고가 2023. 4.경 특허풀 아반시의 차량용 4G 표준특허 프로그램 등에 가입한 사실은 인정되나, 위 인정사실만으로 이 사건 각 FRAND 선언 특허가 피고가 가입한 아반시 표준특허 프로그램과 관련이 있는 특허라고 단정할 수 없고, 달리 피고가 이 사건 각 FRAND 선언 특허와 관련하여 아반시로부터 실시료를 지급받았음을 인정할 증거가 없으므로, 아반시 가입과 관련한 원고의 주장 역시 받아들이기 어렵다.

소결 결국 N 특허와 O 특허는 표준필수특허에 해당한다고 볼 수 없고, 원고가 제출한 증거들만으로는 피고가 이 사건 각 FRAND 선언 특허에 대하여 FRAND 선언을 함으로써 경쟁사들과의 크로스 라이선스 계약에서 실시료를 감면받는 등의 배타적 · 독점적 이익이 발생한 사실을 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다.

피고가 이 사건 각 소송활용 특허에 의하여 이익을 얻었는지 여부

인정 사실 앞서 든 증거, 갑 제12호증의 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면 아래와 같은 사실이 인정되기는 한다. 1 피고는 2006. 7. 6. I을 상대로 미국 AE(AE, 이하 'AE'라 한다)에 이 사건 각 소송활용 특허에 기초한 특허침해 조사 신청(사건번호: AF, 이하 '이 사건 AE 분쟁'이라 한다)을 하였다. 2 피고는 I과 위 AE 분쟁을 지속하던 중 최종 판정이 내려지기 전에 합의하여 특허침해 조사 신청을 취하하였다. 3 피고는 2011. 4. 27. J을 상대로 미국 연방지방법원(Federal District Court)에 이하 이 사건 제2 소송활용 특허에 기초한 특허침해 소송(사건번호: AG, 이하 '이 사건 미국 특허침해 소송'이라 한다)을 제기하였다. 4 피고와 J은 2018. 6.경 합의하여 피고가 J을 상대로 제기한 위 특허침해 소송과 J이 피고를 상대로 제기한 특허침해 소송 등 양 당사자가 미국에서 진행 중인 모든 소송을 취하하였다.

피고가 이 사건 각 소송활용 특허를 소송 등에 활용함으로써 배타적 · 독점적 이익을 얻었는지 여부 그러나 앞서 든 증거 및 변론 전체의 취지에 의하여 알 수 있는 아래와 같은 사정들에 비추어 보면, 원고가 제출한 증거만으로는 피고가 이 사건 각 소송활용 특허를 소송에 활용함으로써 결과적으로 I, J에 지급하여야 할 실시료를 절감하는 등 배타적 · 독점적 이익을 얻었다고 인정하기 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다. 1 피고가 I, J을 상대로 이 사건 각 소송활용 특허의 침해를 주장하면서 특허침해소송을 제기하거나 AE 특허침해 조사 신청을 한 것만으로는 어떠한 실질적인 이익을 얻었다고 볼 수는 없다. 2 원고는 피고가 이 사건 각 소송활용 특허에 기초하여 I을 상대로 AE 특허침해조사 신청을 하였고, J을 상대로 특허침해 소송을 제기하였다는 사실 이외에는 해당 사건들의 경과나 위 각 특허가 개별 사건에서 구체적으로 어떻게 활용되었는지에 관한 별다른 주장 · 증명을 하지 아니하였다. 3 피고와 I 사이에 이 사건 AE 분쟁과 관련하여 어떠한 합의가 있었는지 알 수 있는 아무런 자료가 없다. 원고는 이 사건 AE 분쟁과 관련된 합의로 피고와 I 사이에 라이선스 계약이 체결되었다고 주장하나, 위 라이선스 계약의 체결 여부나 계약 조건을 알 수 있는 자료도 없다. 4 피고와 J 사이에 2018. 6.경 이 사건 미국 특허침해 소송을 포함하여 미국에서 진행 중인 모든 소송을 취하하기로 하는 합의가 있었던 사실은 인정되나, 당사자들 사이에서 실시료 내지 보상금을 지급하기로 정하였는지 여부나 그 범위와 같은 소취하 합의의 구체적인 내용을 알 수 있는 아무런 자료가 없다. 더욱이 이 사건 미국 특허침해 소송은 J이 2011. 4. 피고를 상대로 먼저 디자인특허 등에 대한 침해 소송을 제기한 이후 그에 대응하는 과정에서 제기된 것으로 보이는 점, 이 사건 미국 특허침해 소송과 마찬가지로 피고가 독일, 영국 등에서 J을 상대로 이 사건 제2 소송활용 특허 등의 침해<22>를 주장한 사건에서는 특허에 무효사유가 있다는 판단이 내려지거나 J이 특허를 침해하지 않았다는 판단이 내려지기도 하였던 점, J이 피고를 상대로 제기한 디자인특허 등에 대한 침해 소송에서 미국 법원 배심원단은 피고가 J의 디자인 특허 등을 침해하였다면서 수억 달러에 달하는 막대한 금액의 손해배상액을 인정한 반면, 피고가 J을 상대로 제기한 이 사건 미국 특허침해 소송이나 다른 관련 소송에서는 J이 피고의 특허를 침해하였다고 인정하지 않거나 인정한 경우에도 수십만 달러의 상대적으로 낮은 금액의 손해배상액을 인정하였던 것으로 보이는 점 등을 고려하면, 피고와 J 사이의 소취하 합의에서 피고가 이 사건 제2 소송활용 특허를 활용하여 실질적인 이익을 얻은 것으로 보이지는 않는다.

검토결과의 종합 이상에서 검토한 결과를 종합하면, 피고가 이 사건 각 직무발명 중 이 사건 제6 양도특허를 F에 양도함으로써 652,114,285원의 이익을 얻은 사실이 인정된다. 그러나 이 사건 각 직무발명 중 이 사건 제6 양도특허를 제외한 나머지 직무발명에 관하여는 이로 인하여 피고가 배타적·독점적 이익을 얻은 사실이 인정되지 않는다.

발명자 공헌도: 3%

종업원(발명자) 공헌도는 해당 발명을 완성하는 데 발명자가 창조적으로 기여한 정도를 의미하므로, 이를 산정할 때에는 사용자의 공헌요소와 종업원의 공헌요소를 모두 종합하여 판단해야 한다.

앞서 든 증거 및 변론 전체의 취지에 의하여 알 수 있는 아래와 같은 사정들을 종합하여 이 사건 제6 양도특허에 대한 발명자 공헌도를 3%로 정한다.

이 사건 제6 양도특허는 이동통신 기술 분야의 발명이다. 피고가 보유한 이동통신 기술 분야 특허의 건수 등에 비추어 볼 때 피고는 해당 분야의 기술을 개발하기 위해 상당한 규모의 연구진을 꾸려 막대한 개발비를 투입하였던 것으로 보이고, 이 사건 제6 양도특허는 그 과정에서 축적된 기술과 노력으로 완성된 것으로 보인다.

원고는 통신표준그룹 등에 소속되어 이 사건 제6 양도특허를 완성하였던 점, 이 사건 제6 양도특허에 대하여 FRAND 선언이 이루어진 점 등을 고려하면, 이 사건 제6양도특허는 피고가 이동통신 기술 분야에서 표준으로 채택될 수 있는 기술을 개발하는 과정에서 완성된 발명으로 보인다.

특정 기술 분야에서 표준으로 채택될 수 있는 발명, 즉 표준필수특허가 될 것을 염두에 둔 발명을 완성하기 위하여는 표준화 기구의 회의에 참석하고, 표준화 과정에서 실시간으로 정보를 수집 · 분석하여 적시에 표준으로 채택될 가능성이 있는 기술을 개발 · 출원하며, 표준화 기구에서의 논의 과정에서 자신의 주장이 반영되도록 하는 일등이 중요하다. 그런데 이와 같은 역량이나 지위는 대부분 발명자 개인이 아니라 여러 관련 부서들을 아우르는 조직인 피고가 갖춘 것이고, 피고는 그런 역량이나 영향력을 갖추기까지 많은 인적 · 물적 자원을 투입하였을 것으로 보인다.

표준기술 분야의 발명은 그 출원 과정, 표준화 과정 등에 상당한 노력이나 투자를 들이더라도 최종적으로 표준필수특허가 되지 못할 가능성이 높은데, 표준기술 분야의 발명이 표준필수특허가 되지 못한 경우에는 사실상 불용특허가 되어 버리므로 그동안 들인 노력이나 투자가 무위로 끝나게 되고, 이러한 위험부담은 모두 직무발명의 승계인인 피고가 부담하게 된다.

한편 원고는 2001년 포상기준에서 '인센티브 기초금액'이 5억 원 이상 10억 원 미만인 경우 인센티브 지급률을 5%로 정하고 있는 점 등을 들어 적어도 5% 이상의 발명자 공헌도가 인정되어야 한다는 취지로도 주장하나, 원고가 주장하는 위 규정의 '인센티브 기초금액'이 구 발명진흥법 제15조 제3항에서 정한 '사용자가 얻을 이익'과 같다고 보기 어려워 위 2001년 포상기준이 발명자 공헌도의 최소 기준을 정한 것이라볼 수 없다. 따라서 원고의 위 주장은 이유 없다.

원고의 발명자 기여율 앞서 든 증거, 을 제18호증의 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면, 피고는 소속 연구원들의 직무발명 관련 현황을 전산으로 관리하는 'M' 시스템을 사용하고 있고, 위 시스템에는 이 사건 제6 양도특허에 대한 원고의 발명기여도가 10%로 기재되어 있는 사실이 인정되므로, 이 사건 제6 양도특허의 공동발명자 중 원고의 기여율을 10%로 정한다.

정당한 보상금의 구체적 산정 이 사건 제6 양도특허에 관한 직무발명보상금 산정의 기초가 되는 사용자가 얻을 이익에 발명자 공헌도 및 원고의 기여율을 반영하면, 피고가 원고에게 지급하여야 할 정당한 보상금은 1,9

원고의 발명자 기여율 앞서 든 증거, 을 제18호증의 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면, 피고는 소속 연구원들의 직무발명 관련 현황을 전산으로 관리하는 'M' 시스템을 사용하고 있고, 위 시스템에는 이 사건 제6 양도특허에 대한 원고의 발명기여도가 10%로 기재되어 있는 사실이 인정되므로, 이 사건 제6 양도특허의 공동발명자 중 원고의 기여율을 10%로 정한다.

정당한 보상금의 구체적 산정 이 사건 제6 양도특허에 관한 직무발명보상금 산정의 기초가 되는 사용자가 얻을 이익에 발명자 공헌도 및 원고의 기여율을 반영하면, 피고가 원고에게 지급하여야 할 정당한 보상금은 1,956,342원(= 사용자의 이익 652,114,285원 × 발명자 공헌도 3% × 원고의 기여율 10%, 원 미만 버림)이 된다.

소결론 따라서 피고는 특별한 사정이 없는 한 원고에게 이 사건 제6 양도특허의 양도에 따른 직무발명보상금으로 1,956,342원 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다. 다만, 이에 대하여 피고가 직무발명보상금 청구권의 소멸시효가 완성되었다는 취지의 항변을 하고 있으므로 항을 바꾸어 소멸시효 완성 여부를 살펴보기로 한다.

피고의 소멸시효 항변에 관한 판단

관련 법리 직무발명보상금 청구권은 일반채권과 마찬가지로 10년간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성하고, 기산점은 일반적으로 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 종업원한테서 승계한 시점으로 보아야 하나, 회사의 근무규정 등에 직무발명보상금 지급시기를 정하고 있는 경우에는 종업원 등은 그와 같이 정해진 지급시기에 직무발명 보상금청구권을 행사할 수 있다(대법원 2024. 5. 30. 선고 2021다258463 판결). 따라서 근무규정 등에 정해진 지급시기가 도래할 때까지 종업원 등의 보상금청구권 행사에 법률상 장애가 있으므로 위 지급시기가 소멸시효의 기산점이 된다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 등 참조).

소멸시효의 기산점

피고 주장의 요지

2009. 3. 15. 피고를 퇴사한 원고에게는 2001년 보상지침이 적용되고, 위 2001년보상지침에서는 원고가 구하는 직무발명보상금 항목의 지급시기를 정하지 않고 있었으므로, 피고가 이 사건 각 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 승계한 시점부터 직무발명보상금 청구권의 소멸시효가 진행된다.

설령 원고에게 1995년 보상지침이 적용된다고 하더라도, 원고가 피고에서 퇴사한 이후부터는 직무발명보상금 청구권을 자유롭게 행사할 수 있었으므로 아무리 늦어도 원고의 퇴사일인 2009. 3. 15.부터는 직무발명보상금 청구권의 소멸시효가 진행된다.

2001년 보상지침의 적용 여부

인정사실

1995년 보상지침은 직무발명 보상금의 구체적 항목으로 1 출원보상금, 2 등록 보상금, 3 실시보상금, 4 처분보상금, 5 유효특허보상금, 6 방어보상금, 7 정보제출보상금, 8 침해적발보상금 등에 관하여 규정하고 있다(1995년 보상지침 제15조).

2001년 보상지침은 직무발명 보상금의 구체적 항목으로 1 출원보상금, 2 등록 보상금, 3 방어보상금, 4 침해적발보상금에 관하여만 규정하고 있고(2001년 보상지침 제15조), 1995년 보상지침에 규정되어 있던 실시보상금, 처분보상금, 유효특허보상금, 정보제출보상금 등에 관한 보상 항목을 삭제하였다. [인정근거] 을 제6, 7호증의 각 기재 (2) 판단 피고의 2001년 보상지침에서는 1995년 보상지침에서 규정하고 있던 실시보상금, 처분보상금 등의 지급에 관한 부분이 모두 삭제되었는데, 이는 취업규칙의 성격을 가지는 직무발명 보상규정이 위 규정을 적용받는 근로자의 과반수의 동의 없이 불이익하게 변경된 것으로서 무효이다. 따라서 원고에게는 처분보상금의 성격을 가지는 이 사건 제6 양도특허의 양도에 따른 직무발명보상금의 지급방법 등과 관련하여 2001년 보상 지침이 적용되지 않고 1995년 보상지침이 적용되므로, 2001년 보상지침의 적용을 전제로 하는 소멸시효 기산점에 관한 피고 주장은 이유 없다. 구체적인 이유는 아래와 같다.

피고의 1995년 보상지침 및 2001년 보상지침의 취업규칙 해당 여부 1 직무발명보상금 제도는 발명을 장려하고 발명자인 종업원과 직무발명을 승계 받은 사용자 사이의 이익을 조정하는 등의 목적으로 도입된 것이다. 직무발명보상금 청구권은 사용자와 근로자 사이의 근로계약 관계로부터 발생하는 '임금'의 성격을 가진다기보다는, 구 특허법과 발명진흥법에 따라 사용자가 특허권 등을 종업원으로부터 승계받는 대가로 발명자인 종업원에게 인정되는 법정채권에 해당한다. 따라서 직무발명보상금 제도에 관하여는 근로기준법 등 노동 관계 법령보다 구 특허법 또는 발명진흥법이 우선적으로 적용되어야 한다. 2 그러나 직무발명이 사용자와 근로자 사이의 근로계약 관계에서 이루어진 발명인 경우, 직무발명과 관련하여 근로기준법 등 노동 관계 법령의 적용이 배제된다고 볼 수는 없다. 즉, 직무발명과 관련하여 구 특허법 또는 발명진흥법이 규율하고 있지 않은 부분 또는 구 특허법 또는 발명진흥법에 저촉되지 않는 범위에서는 근로기준법 등 노동 관계 법령이 중첩적 또는 보충적으로 적용될 수 있다. 대법원은, 직무발명에서 특허를 받을 권리의 귀속과 승계, 사용자의 통상실시권의 취득 및 종업원의 보상금청구권에 관한 사항은 사용자와 종업원 사이의 고용관계를 기초로 한 권리의무 관계에 해당하고, 직무발명에 관한 섭외적 법률관계에 적용될 준거법은 발생의 기초가 된 근로계약에 관한 준거법이라고 판시한 바 있는데(대법원 2015. 1. 15. 선고 2012다4763 판결 참조), 이는 직무발명과 관련하여 근로기준법 등 노동 관계 법령의 적용이 배제되지 않음을 전제로 하는 것이다. 3 근로기준법 제96조 소정의 취업규칙은 사용자가 근로자의 복무규율과 임금 등 당해 사업의 근로자 전체에 적용될 근로조건에 관한 준칙을 규정한 것을 말하는 것으로서, 그 명칭에 구애받을 것은 아니다(대법원 2004. 2. 12. 선고 2001다63599 판결 등 참조). 그런데 1995년 보상지침 및 2001년 보상지침은 그 적용대상인 종업원을 '회사가 인사규정에 따라 노동에 대한 보수를 지급하여 고용관계에 있는 자를 말한다.'고 정의하고 있고(제3조 제5항), 종업원이 직무와 관련하여 한 발명을 회사가 승계한 후 종업원에게 어떻게 보상할 것인지에 관한 내용, 즉 직무발명의 보상방법과 기준, 절차 등을 정하고 있다(제15조). 위와 같은 직무발명 보상방법 등은 발명과 관련한 직무를 수행하는 근로자의 근로조건을 구성하는 내용에 관한 것이라고 할 것이므로, 위 1995년보상지침 및 2001년 보상지침 중 직무발명 보상방법 등에 관한 내용은 당해 사업의 근로자 전체에 적용될 근로조건에 관한 준칙을 규정한 것으로 취업규칙으로서의 성질을 가진다고 봄이 타당하다.

2001년 보상지침 중 처분보상금 등 보상 항목 삭제 부분의 불이익 변경 여부 1 근로기준법 제94조 제1항<23>은 '사용자는 취업규칙의 작성 또는 변경에 관하여 해당 사업 또는 사업장에 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우에는 그 노동조합, 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 없는 경우에는 근로자의 과반수의 의견을 들어야 한다. 다만, 취업규칙을 근로자에게 불리하게 변경하는 경우에는 그 동의를 받아야 한다.'고 규정하고 있다. 취업규칙의 불이익한 변경과 관련하여 위와 같은 방법의 동의가 없는 이상 취업규칙의 변경으로서의 효력이 없어 종전 취업규칙의 효력이 그대로 유지된다(대법원 1992. 12. 22. 선고 91다45165 전원합의체 판결 등 참조).<24> 2 취업규칙의 불이익한 변경이란 사용자가 종전 취업규칙 규정을 개정하거나 새로운 규정을 신설하여 근로조건이나 복무규율에 관한 근로자의 권리나 이익을 박탈하고 근로자에게 저하된 근로조건이나 강화된 복무규율을 일방적으로 부과하는 것을 말한다(대법원 1993. 8. 24. 선고 93다17898 판결 등 참조). 여기서 근로조건이나 복무규율에 관한 근로자의 권리나 이익이란 종전 취업규칙의 보호영역에 따라 보호되는 직접적이고 구체적인 이익을 가리킨다(대법원 2022. 3. 17. 선고 2020다219928 판결 등 참조). 취업규칙의 변경이 근로자에게 불이익한지 여부를 판단할 때 근로조건을 결정짓는 여러 요소 중 한 요소가 불이익하게 변경되더라도 그와 대가관계나 연계성이 있는 다른 요소가 유리하게 변경되는 경우라면 그와 같은 사정을 종합적으로 고려하여야 한다(대법원 2022. 3. 11. 선고 2018다255488 판결 등 참조). 3 1995년 보상지침과 2001년 보상지침을 비교해보면, 출원보상금과 등록보상금과 관련하여 규정된 발명의 등급별 지급기준 금액에 있어 2001년 보상지침이 1995년 보상지침에 비해 금액이 상향되어 근로자에게 유리하게 변경된 측면이 있기는 하다. 그러나 1995년 보상지침에서 규정하고 있는 처분보상금, 실시보상금 등 실제 직무발명에 의해 사용자가 얻은 이익에 기초해서 종업원에게 지급되는 보상항목 자체가 2001년보상지침에서 삭제된 것은, 위와 같은 출원보상금, 등록보상금 관련 유리한 변경 부분을 종합적으로 고려하더라도 근로자에게 불이익한 변경이라고 봄이 타당하다. 처분보상금, 실시보상금 등과 같이 종전 취업규칙의 보호영역에 따라 보호되는 직접적이고 구체적인 이익 자체가 박탈된 것으로 볼 수 있기 때문이다. 4 한편, 2001년 보상지침에서 처분보상금, 실시보상금 등 실제 직무발명에 의해 사용자가 얻은 이익에 기초해서 종업원에게 지급되는 보상항목 자체가 없다고 하더라도, 이러한 보상지침의 규정이, 종업원이 처분 및 실시 등에 기초한 사용자 이익을 근거로 사용자를 상대로 직무발명보상금을 청구하는 것을 불가능하게 만드는 것은 아니다.<25>그러나 위와 같이 처분 및 실시 등에 기초한 직무발명보상금 청구가 불가능하지 않다는 사정만으로, 2001년 보상지침에서 처분보상금, 실시보상금 등을 삭제한 것이 근로자에게 불리한 변경이 아니라고 할 수 없다. 직무발명 보상규정에서 정해진 보상방법 등에 따라 사용자로부터 정당한 보상금을 지급받을 수 있는 경우와 직무발명 보상규정의 미흡으로 인해 소제기 등의 법적 구제수단을 통해 정당한 보상금을 지급받는 경우는 직무발명 보상규정이 정하는 근로자의 권리 및 이익 자체에서 분명한 차이가 있기 때문이다. 5 2001년 보상지침이 개정될 당시 적용되던 구 특허법 또는 구 발명진흥법에는 직 무발명 보상규정의 불리한 변경과 관련한 절차 규정이 없으므로, 직무발명 보상규정의 불리한 변경 절차와 관련하여서는 근로기준법이 적용될 수 있는바, 그 불리한 변경이 효력을 가지기 위해서는 근로기준법 제94조 제1항 단서에 따라 근로자 과반수 등의 동의를 받아야 할 것이다.<26> 그런데 이 사건에서 2001년 보상지침 개정과 관련하여 그와 같은 절차를 준수하였음을 인정할 증거가 없다.

퇴직 후 발생한 처분보상금의 지급시기

2001년 보상지침은 앞서 검토한 바와 같이 종업원에게 불리한 변경으로서 종업원들의 총의에 따른 동의를 받는 등의 정당한 절차를 거치지 않는 한 그 개정의 효력이 인정될 수 없어 원고에게 적용되지 않으므로, 이 사건 제6 양도특허에 관한 직무발명에 관하여는 여전히 1995년 보상지침이 적용된다. 그런데 1995년 보상지침 제15조 제4항은 "회사가 승계한 직무발명의 권리를 제3자에게 유상으로 처분하거나 실시를 허여한 경우에는 직무발명심의위원회의 심의를 거쳐 그 처분수익금의 10%의 범위 내에서 처분보상금을 지급한다."라고 규정하고 있다. 즉, 1995년 보상지침에서 정하는 처분보상금은 적어도 회사가 승계한 직무발명의 권리를 제3자에게 유상으로 처분하거나 실시를 허여한 다음에 지급받을 수 있는 것으로서 '직무발명의 권리의 유상 처분'에 따른 '위원회의 심의'를 법정채무인 직무발명보상금 지급채무의 불확정기한으로 정한 것으로 보아야 한다. 따라서 원고의 이 사건 제6 양도특허에 관한 직무발명보상금 청구권의 행사는 2019년 F 양도계약이 체결되어 이 사건 제6 양도특허가 양도된 이후로서 피고의 위원회 심의가 완료된 후에야 비로소 가능하다고 할 것이므로, 퇴직 후 곧바로 위와 같이 퇴직 후 발생한 처분보상금을 청구할 수 있음을 전제로 하는 소멸시효 기산점 에 관한 피고 주장은 이유 없다.

피고는, 1995년 보상지침 제18조 제3항은 퇴직 종업원의 경우 직무발명보상금 지급 절차를 간소화하여 단순히 청구만 하면 회사가 보상금을 산정하여 지급하기로 한 규정이라는 취지로 주장한다. 그러나 1995년 보상지침 제18조 제3항은 "제1항 및 제2항의 지급은 청구에 의해 실시하며, 청구가능 시한은 회사의 회계처리 규정상의 예수금처리 기준에 따라 발생 후 3년으로 한다."라고 규정하면서 권리행사의 종기(終期)를 정하고 있을 뿐이고, 달리 종업원이 퇴사 이전에 발생한 보상금만을 청구할 수 있다고정하고 있지는 않다. 따라서 원고가 피고를 퇴사한 이후라도 피고가 직무발명의 권리를 제3자에게 유상으로 처분하거나 실시를 허여한 경우 원고는 피고에게 1995년 보상 지침 제18조 제1항 및 제15조 제4항에 따라 발생한 처분보상금을 청구할 수 있다고 봄이 타당하고, 퇴사 이후 발생한 처분보상금의 지급시기와 관련하여서는 여전히 1995년 보상지침 제15조 제4항의 규정이 적용되는 것이므로, 이와 다른 전제에 선 피고 주장은 이유 없다.

피고는, 원고가 피고에서 퇴사한 이후에 개정 · 시행된 직무발명 보상규정인 2014년 보상기준이 원고에게 적용된다는 취지로도 주장하고 있다. 그러나 사용자가 직무발명에 관한 근무규정을 변경하였는데 그러한 변경 이전에 이미 종업원이 퇴직하였다면 그 종업원이 사용자와 사이에 변경된 근무규정을 적용하기로 합의하는 등의 특별한 사정이 없는 한 변경된 근무규정은 변경 이전에 이미 퇴직한 종업원에게는 적용되지 않는 것이므로(대법원 2024. 5. 30. 선고 2021다258463 판결 참조), 이와 다른 전제에 선 피고의 주장은 이유 없다.

소결론 앞서 본 바와 같이 이 사건 제6 양도특허의 양도에 관하여 적용되는 1995년 보상지침 제15조 제4항에서는 처분보상금의 지급과 관련하여 "회사가 승계한 직무발명의 권리를 제3자에게 유상으로 처분하거나 실시를 허여한 경우에는 위원회의 심의를 거쳐그 처분수익금의 10%의 범위 내에서 처분보상금을 지급한다."라고 규정하고 있고, 피고는 2019. 4. 11.경 F에 이 사건 제6 양도특허를 유상으로 처분하였다. 따라서 이 사건 제6 양도특허의 양도에 따른 직무발명보상금 청구권의 소멸시효는 아무리 빨라도 2019. 4. 11.경부터 진행된다고 봄이 타당하고, 원고는 이로부터 10년 이내인 2020. 6.15. 자 청구취지 및 청구원인 변경신청서를 제출함으로써 피고를 상대로 이 사건 제6양도특허의 양도에 따른 직무발명보상금 청구권을 소송상 청구하였으므로, 직무발명보상금 청구권의 소멸시효가 완성되었다고 볼 수 없다. 그럼에도 불구하고 피고는 이 사건 제6 양도특허의 승계 또는 원고가 피고에서 퇴사한 때인 2009. 3. 15.부터 이 사건 제6 양도특허의 양도에 따른 직무발명보상금 청구권의 소멸시효가 진행되어 이 사건 소 제기 시에는 이미 소멸시효가 완성되었다고 주장하고 있으므로, 피고의 위 소멸시효 항변은 이유 없다.

소결론 그렇다면 피고는 원고에게 이 사건 제6 양도특허의 양도에 따른 직무발명보상금으로 1,956,342원 및 이에 대하여 2020. 6. 15. 자 청구취지 및 청구원인 변경신청서부본 송달일 다음 날인 2020. 6. 16.부터 피고가 그 이행의무의 존재 여부나 범위에 관하여 다투어 볼 만하다고 여겨지는 제1심 판결 선고일인 2024. 4. 11.까지는 민법이 정한 연 5%의, 그다음 날부터 다 갚는 날까지 소송촉진 등에 관한 특례법이 정한 연 12%의 각 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있다(앞서 본 바와 같이 피고의 1995년 보상지침은 '직무발명의 권리의 유상 처분'과 '위원회의 심의'를 법정채무인 직무발명보상금 지급채무의 불확정기한으로 정한 것이고, 이러한 사실의 실현은 주로 사용자인 피고의 성의나 노력에 좌우되며 종업원이 그 사실의 실현에 영향을 줄 수 없다고 보이는바, 위 보상지침은 직무발명의 권리의 유상 처분이 발생하지 않거나 위원회의 심의가 완료되지 않는 한 피고가 언제까지나 원고에게 직무발명보상금을 지급하지 않아도 된다는 것을 뜻하는 것이 아니라, '직무발명의 권리의 유상 처분에 따른 위원회의 심의'라는 사실이 일어나지 않는 것이 확정되거나 합리적으로 예상되는 기간이 지났는데도그와 같은 사실이 일어나지 않는다면 그때 이행기가 도래한다는 뜻으로 새겨야 한다. 피고의 1995년 보상지침에서 정한 '처분보상'에 해당하는 2019년 양도계약에 따른 이익의 근거 사유는 피고가 이 사건 제6 양도특허를 F에 양도한 2019. 4. 11.경 발생하였다고 할 것이고, 원고가 피고를 상대로 이 사건 소를 제기한 2019. 6. 5.부터 1년 이상 경과한 원고의 2020. 6. 15.자 청구취지 및 청구원인 변경신청서 부본이 제출된 2020. 6. 15. 무렵에는 피고가 이 사건 제6 양도특허의 유상 처분에 따른 위원회의 심의절차를 이행하는 데에 합리적으로 예상되는 기간이 경과했다고 보이는바, 늦어도 2020. 6. 15.에는 원고가 피고에 대하여 가지는 구 특허법에 따른 직무발명보상금 청구권의 이행기가 도래하였다고 봄이 타당하다. 나아가 직무발명보상금 지급을 위한 심의 절차의 이행 여부는 피고의 의사에 전적으로 달린 문제이므로 피고는 위원회 심의절차를 앞서 본 합리적 기간 내인 2020. 6. 15.까지 이행하지 않음으로써 그 기간의 만료와 동시에 이 사건 제6 양도특허에 관한 보상금 지급채무의 이행기한이 도래하였음을 알았다고 봄이 타당하다. 따라서 피고의 이 사건 제6 양도특허에 관한 구 특허법에 따른 직무발명보상금에 대한 지체책임은 2020. 6. 16.부터 발생한다고 할 것이다. 이를 초과하는 원고의 지연손해금 청구는 받아들이지 않는다.) 5. 결론 그렇다면 원고의 예비적 청구는 위 인정 범위 내에서 이유 있어 인용하고, 나머지 예비적 청구 및 주위적 청구는 모두 이유 없어 기각하기로 한다. 제1심 판결은 이와 결론을 같이하여 정당하므로, 원고와 피고의 항소를 모두 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다. 판사 김재령(재판장) 김기수 윤정운